Quanta v. LGE (2008)：關於 "substantially embodying" 之隨想

往後，專利權人對第三方廠商仍有主張其專利權的空間，畢竟這是專利權的基本內涵之一，只是專利授權合約的擬定需要更多的考量，以避免 LGE 所陷入的窘境。可以想見的是：專利相關從業人員會以此判例作為殷鑑，期能擬定更符合團體或個人相互權利義務關係的合約。對涉及到專利授權業務或交易的個人或團體來說，筆者建議密切關注由專利律師和/或法學教授所提出的較佳「解決方案」，以避免或減少 licensor、licensee 和/或 third party 蒙受任何形式的損失。

我同意 David McGowan 教授所言："Parties have better information than courts; they are likely to set more efficient terms." 請參閱 Reading Quanta Narrowly。在某些情況或條件下，"multiple royalties" 可能就屬於 "more efficient terms"。

筆者以為，最高法院的以下見解顛覆了專利的基本原則，意欲進一步削弱專利權："With regard to LGE's argument that exhaustion does not apply across patents, we agree on the general principle: The sale of a device that practices patent A does not, by virtue of practicing patent A, exhaust patent B. But if the device practices patent A while substantially embodying patent B, its relationship to patent A does not prevent exhaustion of patent B." (emphasis added)

前述 "substantial embodiment" 的概念是顛覆的癥結，而且以專利實務的角度來看，這樣的見解會造成混淆且不易判斷；吾人如何判斷一個包含 A、B 和 C 三個必要元件的專利權項中，哪一個元件是 "substantial embodiment" 的基礎而會導致專利權耗盡？容許這樣的耗盡可能性，無異於認定元件 A、B 和 C 三者可以各有不同的「位階」，例如元件 B 比元件 A 和 C「重要」；然而，專利權項所界定和保護的發明是一種具有專利性的組合 (patentable combination)，其中各種必要元件與相互關係應視為整體 (as a whole; see, for example, 35 U.S.C. 103(a)) 而不應摻有例如 "inventive step" 或 "gist of invention" 的觀點 (當然，採取這種觀點有助於專利審查和分析工作)。此外，"substantial embodiment" 的概念可能會危害改良式發明的保護機制，削弱專利權人針對其核心專利 (core patent) 進行改良的誘因。舉例而言，假設元件 A 和 B 之組合是一種 core patent 所保護的發明，若某專利的保護對象是元件 A、B、C 和 D (及其相互關係) 之組合的改良式發明，則當專利權人授權他人實施元件 A 和 B 之組合時，就有可能耗盡該改良式專利以及針對該專利所進行的進一步改良所得到的專利權。此時，專利侵權與權利耗盡與否的爭議勢必會在於何種授權使用樣態會造成專利權利耗盡 (A+B? or A+B+C?)；亦即，何種授權使用樣態屬於改良式專利的 "substantial embodiment"，因而使其專利權利耗盡。因此，「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢，因為專利耗盡原則的適用範圍更大。

再者，"substantial embodiment" 的概念同時也會進一步破壞專利公開告知 (public notice) 的功能，因為利害關係人 (例如競爭者或尋求專利授權的當事人) 更加無法確知專利權項的保護範圍。

如前所述，「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢。然而，以研發為導向的大型企業不見得會受到 "substantial embodiment" 概念的衝擊；這樣的企業通常握有絕大部分的前瞻性與關鍵性的 core patent，處於競爭地位的中小企業或個人除非也同時握有core patent，否則很難對大型企業造成競爭威脅，因為中小企業或個人的專利以改良型居多，Quanta v. LGE 之後比較會陷入專利權耗盡的困境；大型研發企業佔有研發人力和經費的絕對優勢，只要不斷產出並保護前瞻性關鍵技術，應該就能不依靠基於改良的嚴密布局來維持競爭優勢及談判籌碼。

以 "substantial embodiment" 為基礎的辯解理由 (defense) 應回歸到以「不存在合理的不侵權使用樣態 (no reasonable non-infringing use)」為基礎的侵權辯解理由。在本案中，試問：Quanta 將 LGE-Intel-licensed components 與 Intel-made components 組合時，是否可以算是一種 "reasonable non-infringing use"？若這樣的組合可以視為一種合理的不侵權使用樣態，那麼 CAFC 的見解 (no unconditional sale exists) 就值得重視。

筆者才疏學淺，仍須一段時間思考相關議題，錯誤之處有待釐清以及賢達的指正。

專利申請公眾告知的缺失

Michael Risch, 21 Harv. J. Law & Tec 179 (2007)

發明通常很難用文字來形容，而且專利經常包含摻有法律意義的技術內容，使得專利權利要求或專利權項 (patent claim) 比其它法律文件更加難以解讀。儘管已有複雜的解讀規範，專利法仍未能達成其中一項基本任務：以一種符合一致性和可預測的方式，讓有興趣的人能夠瞭解專利的範圍。

Michael Risch 主張廢棄在專利審查過程中 (patent prosecution) 採取「最寬廣的合理意義 (broadest reasonable construction)」法則來解讀專利權項，讓仰賴專利的人能夠獲得更為確定的權利範圍解讀結果。Michael Risch 表示，在專利申請過程中，專利權項的解讀應依照專利訴訟所採用的相同法則進行；同時，專利審查員可利用其它方法來提高專利權項意義的明確性。目前，不同的法律處理階段是採用不同的法則來解讀專利。在專利申請過程中，美國專利商標局 (USPTO) 的專利審查員是以「最寬廣的合理意義」來解讀專利權項。然而，在訴訟當中，法院是以具有發明所屬技術領域之一般技藝人士 (person having ordinary skill in the art, "PHOSITA") 的角度來解讀專利權項的範圍。值得注意的是，雖然專利申請人與專利審查員擁有最充分的資源來界定專利權項的範圍，但她們都沒有動機去設法提高專利權項意義的確定性。確切來說，專利申請人反而有動機使專利權項保有模糊的範圍，因為模糊性可為往後的爭議取得更大的爭辯空間。專利審查員的動機在於核准有效的專利；專利審查員所要處理的問題是專利權項所界定的發明是否具有專利性，因此，當專利權項具有專利性時，他們沒有動機去進一步釐清範圍模糊的專利權項。專利審查員知道，需要在訴訟當中解讀專利權項範圍時，法院會釐清所有關於權項範圍模糊的議題。此外，審查員也知道，法院不會要求她們為專利權項的解讀問題出庭作證。

在沒有誘因產生範圍明確的專利權項的情況下，採用「最寬廣的合理意義解讀法則」就是為了補償這樣的缺失。理論上，採用這種法則可以透過以下三種方式創造出提供公眾告知 (public notice) 的誘因：1) 藉著反覆修改專利權項來釐清請求保護的範圍，並藉此形成公開資料；2) 鼓勵專利申請人，在提出專利申請時就以更精確的方式撰寫專利權項；以及 3) 在專利審查過程中設定專利權項的範圍，使得在侵權訴訟中重新解讀的專利權項範圍比較不會以不公平的方式涵蓋潛在的侵權產品或方法。Michael Risch 將前述三種能夠提高明確性的方式稱作提升公眾告知功能的「方法 (method)」。雖然最寬廣的合理意義解讀法則有時能達到預期的效果，但在理論或實務上都有可能會失效。確切來說，在審查過程中，範圍模糊的專利權項不一定會被核駁；專利申請人或許沒有足夠的誘因撰寫範圍清楚明確的專利權項；USPTO 可能無法定出適當的專利權項範圍，因為法院解讀的範圍經常比 USPTO 所解讀的範圍要來得廣。最寬廣的合理意義解讀法則確實是弊大於利，潛在的競爭者會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害且無法補救；當這種法則容許法院以違背專利權人對其專利的理解來解讀範圍不明確的專利權項時，甚至連專利權人也可能會因此而蒙受損失。

Michael Risch 認為，專利審查員應該援用與法院所採相同的原則來解讀專利權項，亦即以 PHOSITA 的角度來解讀專利權項的範圍，如此就能提高專利權項範圍的確定性；Michael Risch 將此處理法則稱作「PHOSITA 法則」。這種改變的代價不高；雖然審查員可以很容易地在專利說明書和圖式所設定的背景裡研讀專利權項的內容，但目前的法規要求審查員必須採用最寬廣的合理意義解讀法則來解釋專利權項。此外，專利審查和訴訟過程可以進行調整，以彌補因廢棄最寬廣的合理意義解讀法則而造成的空缺；確切來說，Michael Risch 主張進行下列變革：1) 專利審查員應更加審慎地核駁未受專利說明書支持的專利權項；2) 專利審查員應要求專利申請人提供放棄聲明 (disclaimer) 或字詞的定義，以釐清範圍模糊不清的專利權項；以及 3) 專利審查員應有更大的權限來核駁涵蓋顯而易見發明的專利權項，藉以限制專利權項的範圍。

專利耗盡法則

Mehdi Ansari, 22 Berkeley Tech. L.J. 137, 139-140 (2007).

專利權人擁有排除他人製造、使用、銷售 (包括要約銷售) 其已取得專利保護的發明，但此排他權會受到專利耗盡法則 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。美國專利法第154條 (35 U.S.C. § 154) 明訂專利權人的排他權利，並規定專利權人得將其權利授予第三人。根據專利耗盡法則，受到專利保護的產品 (「專利產品」) 的購買者不須得到專利權人的同意即能使用和銷售該項專利產品；因此，對專利權人而言，專利耗盡法則是一種限制。此種限制是合理的，因為專利權人在銷售專利產品以獲取所欲取得的報償時，即已放棄該項產品的控制權。購買者為購買專利產品而支付代價，因此應有與其他物品的擁有者同樣的權利，亦即使用和重新銷售的權利。

Adams v. Burke 訟案是專利耗盡法則的起源。在 Adams 訟案中，美國最高法院裁定：當專利權人售出一項產品，且該項產品只具有使用的價值時，「他即已獲得該項使用的代價，並捨棄限制該項使用的權利。此項產品 … 不受壟斷的限制」。其後，在 Keeler v. Standard Folding-Bed Co. 訟案中，美國最高法院裁定：根據 Adams 判例，專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品，因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異。

專利耗盡法則也適用於專利權受讓人 (licensee) 的銷售行為。在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc. 訟案中，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁定：「存在已久的專利耗盡法則同樣適用於專利權受讓人依照授權合約製造並銷售的專利產品」。根據專利耗盡法則，經過授權銷售專利產品時，不論銷售者是專利權人或是專利權受讓人，此項銷售即已使專利產品脫離專利的控制，而且專利權人對於該項產品所擁有的權利亦不復存在。

專利耗盡法則只適用於無條件型銷售 (unconditional sale)。在銷售合約中，在不違反法律或政策的前提下，當事人可任意納入條件。若一項合約包含了可依法主張的條件，則在專利權人得維持特定權利的情況下，這些權利沒有耗盡的情事。根據 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 訟案，「專利耗盡法則不會使條件型銷售轉變為無條件型銷售」。根據法律上的推定：當專利權人所銷售的專利產品受到某種條件限制時，她只得到受限使用 (restricted use) 的對等報償；購買者只能在不違反限制條件的前提下使用該項產品。然而，不存在這種限制條件時，專利耗盡將是預設法則 (default rule)。

大學是不是專利地痞？

Mark A. Lemley, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611 (Spring 2008).

目前，強索行為 (hold-up) 是專利訴訟和專利授權的主要特點；大學機構正以前所未有的積極程度取得專利。這兩種看似不相關的發展趨勢結合在一起，已讓工商業界對於身為專利權人的大學機構逐漸感到挫敗。作者表示，當他和不同行業的工商人士對談時，她們都認為大學機構是新的專利地痞 (patent troll)。本文中，作者主張大學機構應在技術轉移 (technology transfer；簡稱「技轉」) 業務上扮演更為宏觀的角色。大學技轉業務的首要目標應設定在使科技發揮最大的社會影響力，而不只是求取最多的權利金收益。有時，這些目標符合大學機構的短期經濟利益；有時則可透過專屬授權 (exclusive license)，將專利授權給公司企業，使專利所保護的發明能夠商業化，對社會產生最大效益，大學也能藉此獲取鉅額收益。這樣的目標有時可以實現，但不必然會實現。

大學機構也可採取非專屬授權 (non-exclusive license) 的方式 (尤其是授權的專利涉及到具有基礎效用的技術時)，將專利授權給許多分屬不同領域的企業或個人去進行商業化活動，使專利所保護的發明能夠發揮最大的社會影響力，這樣就可以透過不同的嘗試來檢視得到授權的公司或個人是否能夠成功地生產和行銷專利產品或服務。

大學機構應採取更為細膩的專利授權政策，而不是只在專屬和非專屬授權之間進行選擇而已。舉例來說，大學可以針對不同產業進行專利授權業務，或是在授權期限上做不同的規劃，或者在授權商業行銷的同時，免除研究實驗的專利侵權責任；大學機構也可根據是否達成專利技術推廣的目標來調整授權計畫。特別是在軟體產業，技轉的社會影響力經常是展現於大學放棄取得專利，或是將專利免費授權給所有公司或個人。

關於誰是專利地痞以及如何解決專利地痞的問題，已引起激烈的討論；作者認為，我們可以從檢視大學機構的專利而得到啟示。大學本身沒有實施專利所保護的發明，因此以廣義的解釋來說，她們與專利地痞有共同的特點；儘管如此，大學機構不是專利地痞。瞭解大學與專利地痞之間的差異，將有助於釐清專利地痞的問題。作者認為，專利地痞就是由專利地痞的作為所定義。無論是否從事生產製造，大學和大部分的專利權人一樣，有時會被視為壞份子 (bad actor)。因此，重點不是找出誰是壞份子，而應放在不當的行為以及法律為何造就出此類不當的行為。

Tafas v. Dudas - Memo

Stephen J. MacKenzie*

在 Tafas v. Dudas 訟案中，美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia；「聯邦地院」) 判定 USPTO 所制訂的限制專利權項和延續案數目的新法無效。新法原訂 2007 年 11 月 1 日起生效，但因聯邦地院發出暫時禁制令而暫緩施行 (隨後發出永久禁制令)。新法的規範主要包括：(1) 在沒有提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下，「5/25 法規」將獨立專利權項的項數限制為 5 項，並將總項數限制為 25 項；以及 (2)「延續案法規」將專利申請人有權提出的延續申請案 (continuation application, CA) 與部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) 的總數限制為兩件，並將提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE) 的次數限制為一次 (「2+1 法規」)。當專利申請人提出的獨立權項數及／或專利權項總數超過「5/25 法規」的限制時，申請人必須提交 ESD，其內容必須包括能協助專利審查員進行專利性評估的資料。若申請人想越過「2+1 法規」的限制，延長專利審查過程，則其必須透過請願 (petition) 說明為何先前沒有提出相關的修改、爭辯或證據。上述兩項法規適用於目前仍處在申請過程中的所有申請案。

原告 Tafas 依據行政訴訟法 (Administrative Procedures Act, APA) 針對上述新法提出異議，其爭辯新法具有實體法性質，因此USPTO制訂該等新法違反 35 U.S.C. § 2(b)(2) 的規定，因為 35 U.S.C. § 2(b)(2) 僅授權讓 USPTO 制訂程序法。另一方面，被告 USPTO 辯稱，實體法和程序法並無差異，而且即使有差異存在，由於其所制訂的新法「有助於處理專利申請案並加速處理時程」，因而新法應屬程序法。

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判例已確立 USPTO 沒有創制實體法的權力；APA 或專利法也沒有授予這樣的權力給 USPTO。然而，USPTO 依法有權制訂程序法，儘管這種程序法伴隨有實體法的效果。

聯邦地院不同意 USPTO 的論點並認定新法屬於實體法，因為新法改變了現行法規，而且會影響到專利申請人依照專利法所享有的權益。地院法官 Cacheris 認為，「5/25 法規」以強制方式任意限制延續申請案的數目，此限制違反了專利法第 120 條 (35 U.S.C. § 120) 的規定。在解讀 35 U.S.C. § 120 時，地院認為該項法條容許專利申請人提出數目不受限制的專利申請案；再者，「5/25 法規」強制地限定權利要求的項數，而且 ESD 將專利審查的責任轉移到申請人身上，實屬違法舉措。總之，專利法容許申請人提申數目不受限制的延續申請案，並且要求專利審查員進行專利審查工作，而不是由申請人執行審查。聯邦地院進一步提到，ESD 的強制性要件包括要求專利申請人必須進行先前技術文獻的檢索工作，但此要求違反了 CAFC 的判例。

未來可能的結果
目前，延續申請案與專利權項的規範仍以現行法規為依據。USPTO 已表示將向 CAFC 提出上訴。由於此訟案是以即席判決 (summary judgment) 方式裁定，CAFC 將會依照重新審理原則 (review de novo) 來處理聯邦地院的判決。然而，CAFC 的審理結果可能會維持原判，因為 USPTO 確實逾越了法律所認可的職權。總之，USPTO 所制訂的新法規明顯剝奪法律賦予專利申請人的權利，而且也不符合 CAFC 和其前身海關暨專利上訴法院 (Court of Custom and Patent Appeals, CCPA) 的判例。

CAFC 應考慮 USPTO 所提出的 Chevron 論點
聯邦地院先前拒絕考慮 USPTO 所提出關於 Chevron** 判例的論點，以及其他與行政程序法有關的論點；前述論點是關於法院是否應聽從 USPTO 對於專利法的解釋，以及新法規是否有違反專利法的情事。然而，目前美國國會正在審議影響層面廣泛的專利改革法案 (Patent Reform Act)，因此 CAFC 可能準備考慮前述論點；這樣的舉動正好讓 CAFC 有機會在頒佈施行專利改革法之前，先釐清 (而且有可能限縮) USPTO 的制法權限。專利改革法案包含了幾項會直接影響到 USPTO 的法條，例如：核准後舉發程序 (post-grant opposition proceeding)、專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102) 的修改，以及廢除抵觸 (Interference) 程序 (並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代) 等。值得注意的是：眾議院的版本明訂授予 USPTO 制訂實體法的職權，因此一旦美國國會立法通過，新法將會推翻 Tafas v. Dudas 的判決結果。因此，CAFC 應預先針對前述議題提出見解，以釐清 USPTO 在制訂法規方面的法定職權。
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* Steve 和我在 Franklin Pierce Law Center 一起修習專利法，感謝他提供本文。以下是他的簡介：
Stephen J. MacKenzie is an associate in Womble Carlyle’s Intellectual Property Practice Group. Prior to beginning his legal career, Steve worked as a New Product Development engineer for W.L. Gore & Associates Fuel Cell Technology Group. While at Gore, Steve managed key customer projects and programs aimed at developing new membrane electrode assemblies for automotive polymer electrolytic fuel cells. Before joining Gore, Steve was a research engineer at the Army Research Laboratory in Aberdeen, Maryland, where he specialized in characterizing bi-modal epoxy networks and hyper-branched polymers.

Professional Activities: Admitted to bar, 2006, Delaware. Admitted to practice before the U.S. Patent and Trademark Office. Member, Delaware State Bar Association; Member, American Intellectual Property Law Association (AIPLA); Member, American Institute of Chemical Engineers (AIChE); National Society of Professional Engineers, Delaware Chapter.

Education: B.S., Chemical Engineering, 1999, University of Delaware; J.D., magna cum laude, 2005, Franklin Pierce Law Center.

** Chevron 訟案中，在國會未提及相關法規解釋的情況下，美國最高法院聽從美國國家環境保護局 (EPA) 針對環境保護法 (Environmental Protection Act) 所做的合理解釋 (“[A] court may not substitute its own construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made by the administrator of an agency.” Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc., 467 U.S. 837, 844 (1984))。

美國聯邦地院永久禁止 USPTO 施行新法規

2007 年 10 月 31 日，美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion)；此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規 (“Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications"；「新法」)。因此，原本訂於 2007 年 11 月 1 日生效的新法已被禁止實施。

2008 年 4 月 1 日，Cacheris 法官做出即席判決 (summary judgment)，認定 USPTO 所制訂的屬於實體法性質的新法為無效，因為 USPTO 基於 35 U.S.C. § 2(b)(2) 而被賦予的立法權並不擴及制訂實體法 (substantive rules)。

實體法是指會影響到個人權利與義務的法規。USPTO 的新法會限制申請人的權利，使其不得無限制地提出延續申請案以及任意數目的專利權項。雖然 USPTO 有權 (35 U.S.C. § 2(b)(2)) 制訂或修改程序法 (procedural rules)，但其無權修改美國國會所制訂的實體法。

企業巨擘與車庫內的發明家

John Markoff "Two Views of Innovation, Colliding in Washington." New York Times, January 13, 2008, Late Edition.

美國參議院準備以不怎麼精明的方式審議專利改革法案，此時值得我們回顧非預期後果法則 (the law of unintended consequences)。

舉例來說，過去半個世紀中，矽谷所創造出來的成就多半是意外發現的結果而不是刻意設計出來的產物。William Shockley 是發明電晶體的其中一位發明人，他之所以會搬到加州，純粹是因為他母親住在那裡。位在新澤西州的貝爾實驗室 (Bell Labs) 雖然發明了電晶體，但在 1950 年代的反托拉斯 (antitrust；反壟斷) 訴訟中，AT&T 的巨大電話部門被迫將該項技術公開授權給其他公司，卻只收到微不足道的權利金。此外，1970 年代末，矽谷內的創投公司因國會放寬退休基金的相關管制措施而得到激勵，引爆了備受矚目的首次公開募股 (initial public offerings, IPO) 熱潮。

三十年後的今天，美國國會正在研議的專利改革法案可能會再次改造創新和企業經營的結構，而且會以難以預料的方式影響未來數十年。

在相對較少的爭議之下，美國眾議院通過 2007 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2007)；然而，在參議院則引發了激烈的討論。從目前的草案內容看來，大幅度限制專利侵權賠償金的裁定額將會改變專利權人與潛在侵權者之間的權利平衡關係。

在大型企業的眼裡，雖然國會於最近幾年持續在審議專利改革法案，但直到去年才得到最迫切的關注。Intel、Microsoft、IBM 及 Apple 等公司已逐漸發覺她們必須審慎應付美國的專利體系，以免「誤觸地雷」，同時這些大型企業也在尋求限制弱勢專利權人和「專利地痞 (patent troll)」的手段；專利地痞所指的就是購買成百上千件專利的投機份子，他們以提出專利侵權訴訟為要脅，迫使潛在侵權者付出權利金。

大型資訊科技公司可以逐漸仰賴她們的市場優勢以及交互授權的合作關係，而不依賴專利權；因此，這類企業正嘗試抑制鉅額的專利和解金 (例如 NTP 勝訴後從黑莓機 (BlackBerry) 的製造商 Research In Motion (RIM) 獲取高達六億一千兩百伍十萬美元的和解金，以及 Gateway 與 Microsoft 支付給 Lucent 的十五億兩千萬美元的賠償金額 (本案已經撤銷))。

參議院的領導階層似乎贊同大型企業的看法。另一方面，持反對意見而與大型科技公司對抗的個人與團體則包括設計 Segway (一種可以自動平衡的兩輪電動滑板車) 的發明人 Dean Kamen 和曾經擔任蘋果電腦工程師的 Steve Perlman (他是 QuickTime 的共同發明人)，以及小型企業和風險投資者；眾所周知，個人發明人與小公司沒有如同大企業所保有的市場優勢。在大型科技公司與製藥企業之間的對抗情勢下，這些個人發明人與小公司站在製藥企業這一邊；傳統上，製藥公司一直都是仰賴強勢專利制度的保護。兩大集團的戰線已然形成，國會必須努力解決創新應該要保護到什麼程度的問題。

國會是冒著扼殺弱勢發明者的風險在進行專利改革，因為這些弱勢發明人有可能在車庫裡想出可以改變全世界的新點子。另一方面，像 Intel 和 Microsoft 等大型公司可以利用他們享有的市佔優勢來降低商品售價，消費者也因此而受惠。如果我們消減了讓個體發明人去改造整體產業的誘因，那麼在產業巨擘的研發部門裡是否還能有足夠的創新能力？

的確，我們可以輕易知道現行專利法規的缺失，以及它對於消費產品的影響。舉例來說，雖然 Apple 的 iPhone 有許多優異的功能，但相較於 RIM 的 BlackBerry，iPhone 的電子郵件功能不太好用；企業經理人說，這是因為 Apple 必須小心翼翼地避開 NTP 的專利。在先前提到的訴訟裡，雖然 NTP 所主張的大部分專利已被 USPTO 認定為無效，但 NTP 所提起的某些侵權訴訟仍在進行當中。

Perlman 表示，最高法院已經做成兩項重大判決，解決了「專利地痞」的問題；其中之一是 eBay v. MercExchange，另一是 KSR International v. Teleflex。在 eBay v. MercExchange 中，最高法院抑制了拿一項只涵蓋微小技術特徵的專利當作武器的情況。在 KSR International v. Teleflex 之後，專利權人將更不易證明他的發明不是顯而易見的發明；此外，KSR 判例將使現存的專利更經不起專利有效性的挑戰，而且獲得專利的門檻也隨之提高。Perlman 還表示，專利改革立法草案的最大缺失是在於容許處於主導地位的大型科技公司強勢地控制創新的步調。

目前，法院是採用 "Georgia-Pacific factors" 所代表的15個考量因素來裁定專利訴訟案件中的賠償金。然而，根據目前的專利改革提案，賠償金的計算只會考量到單獨一個「分配 (apportionment)」的概念。確切而言，賠償金的計算將會以經濟分析為基礎，以確保賠償金只涵蓋歸功於系爭專利相對於先前技術所創造出來的經濟價值。

Perlman 認為，提高效能並降低成本是電腦產業的創新特性，因此，專利改革提案會為發明人創造出適得其反的誘因；如果一項發明的功效是在於降低某一種裝置的成本，他解釋說，「那麼你分配到的利益將會愈來愈少。」

專利改革提案的支持者以懷疑的態度看待限制賠償金所可能帶來的重大影響。例如，史丹佛大學的知識財產學者 Mark A. Lemley 作證支持這項提案，他提到：「我必須說我很訝異，分配的作法竟然會引發這麼大的爭議」，「我實在想不出任何正當的理由，可以支持專利權人有權獲得比她的發明對某一項產品的貢獻還要大的報酬」。

一般預料，即使國會採納個體發明人的部分意見而修訂提案內容，專利改革提案還是會在今年通過。

專利改革法案：布希政府的看法

美國商務部日前 (2/4) 發函給美國參議院司法委員會主席 Patrick J. Leahy，針對參議院正在研議的 2007 年專利改革法案 (The Patent Reform Act of 2007；S.1145 法案) 表達行政部門的看法。以下是信件內容的摘要。

美國知識財產體系 (the U.S. IP system) 是全世界最好的 IP 體系。據估計，美國握有的 IP 價值超過 5 兆美元。因此，為了改革美國 IP 體系而提出任何方案時，都必須以謹慎的態度和深思熟慮的方式進行。行政部門極力支持專利革新立法的通過，期能藉由提升專利品質，使所有產業和技術的創新者得到公平的待遇，進而減少專利訴訟的花費，促進專利權人與使用者所需要的確定性。

行政部門對於專利改革法案的第 4 條 ("Right of the Inventor to Obtain Damages") 仍持反對意見。對於一個運作還算不錯的 IP 體系來說，目前提議的草案所造成的危害多過這項法案所帶來的好處；因此，除非對該法條進行大幅度的修訂，否則行政部門將繼續反對 S.1145 法案的全部內容。在侵權賠償的法條部分，行政部門認為尚未建立一個可靠的基礎來支持進行大幅度的修法。在目前提議的草案中，第 4 條所制訂的要件可能會導致許多專利權人所得到的賠償不足，而且有可能會助長侵權行為。目前法院在決定賠償金額時，會考量許多已廣為採納的因素；藉由制訂法規來要求法院必須以嚴格的方式在所有訴訟案件中採用眾多因素當中的其中一個，實在不是明智之舉。

行政部門希望與國會合作，共同找出一個能夠兼顧鼓勵創新、強化 IP 權利行使及遏止侵權行為的方案。然而，行政部門也強調，如果沒有提供實質性的修法來保護發明人並遏止侵權行為，那麼他們將會持續極力反對目前的草案。此外，專利法應明確賦予法官職權與責任，使其能找出陪審團員在衡量賠償時所需考量的所有相關因素，並且在訴訟案件審理文件中留下充分的證據基礎。同樣地，陪審團員也必須在評估賠償金額時考量所有的因素 (而且只考量這些因素)。行政部門強調，司法體系應根據訴訟案件的實際情況，採取彈性的方式來裁定合理的權利金，而且這樣的處裡方式不應因牽涉到的技術領域不同而有差異。

美國商務部支持草案中關於促使專利申請人提供高品質申請文件的條文。行政部門深信，高品質的專利是來自於高品質的專利申請文件以及 USPTO 目前正在進行的品質提升行動。此外，專利審查的效率也仰賴專利申請人提供高品質的申請文件。S.1145 法案中已包括基本資訊要件以及不公平行為的改革。然而，商務部關切不公平行為的處分是否足夠，以及草案中仍沿用「對明智的審查員來說是重要的 (important to the reasonable examiner)」—這一種用來衡量資訊之重要性所採用的模糊標準。

在准予專利後之審查 (post-grant patent review) 方面，行政部門支持這樣的審查程序，因為這可為想要挑戰專利有效性的人士提供訴訟以外的另一種選擇，而且花費較少。然而，行政部門認為提出 post-grant patent review 的第一期間 (first window) 與第二期間的門檻標準需要進一步的釐清。行政部門也表達了支持終止 Inter partes reexamination 的看法。

行政部門支持將美國專利體系修改為以「發明人先申請 (first-inventor-to-file)」為原則的體系。

在惡意侵權 (willful infringement) 方面，行政部門表示其樂見聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 所作成的 Seagate Technology 判決(In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)) ("[W]e overrule the standard set out in Underwater Devices and hold that proof of willful infringement permitting enhanced damages requires at least a showing of objective recklessness.")；In re Seagate 判例提高了惡意侵權的判斷標準。確切來說，CAFC 捨棄「注意的義務 (duty of care)」這項標準，而只在發生「肆無忌憚的侵權行為」時才會提高懲罰性賠償金。

美國最高法院針對專利法進行的另一項嘗試

參考資料：Jess Bravin and Justin Scheck "Justices Get Another Shot At Patent Law." Wall Street Journal, January 16, 2008, Eastern Edition

最近，關於專利的某些最大創意是來自於美國最高法院，反而不是出自於生技公司或矽谷的工程師。近年來，美國最高法院已重新定義專利法規，廢棄對專利權人較有利的嚴格法則，轉而傾向採取較具彈性的處理方式。以下列舉幾個重要的判例：
- 2007 年 4 月 30 日：KSR International v. Teleflex
更容易證明創新提案的顯而易見性，因此比較不容易取得專利。
- 2007 年 4 月 30 日：Microsoft v. AT&T
美國專利的保護不及於在美國境外安裝的軟體。
- 2007 年 1 月 9 日：MedImmune v. Genentech
獲得專利授權人 (licensee) 更容易挑戰美國專利的有效性。
- 2006 年 5 月 15 日：eBay v. MercExchange
推翻自動禁制令的判決；專利權人於勝訴後，法院不必然會對侵權者發出禁制令。
- 2005 年 6 月 13 日：Merck v. Integra LifeSciences
在研發初期，醫藥廠商可以廣泛地免除專利侵權的責任。

曾有人批評 CAFC 明顯傾向專利權人，給予他們過多的市場優勢。近年來，最高法院在布希總統的支持下，以少有的高度一致性撤銷或推翻一系列由 CAFC 作成的判決。此外，美國國會正在審議專利改革法案，研議中的核准後舉發程序 (post-grant opposition) 將使挑戰專利的有效性更為容易。

美國憲法明訂專利法的目的是要「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the progress of science and useful arts)」。在這個前提之下，創新者從他們的發明當中獲取報酬與為社會帶來益處之間相互對立，因此必須取得平衡。如前所述，近年來最高法院的專利判例已從根本上改變了先前維持的平衡局面。大型企業經常是被控專利侵權的對象，現在這些企業比較不願意和解，專利權人所能主張的權利範圍與和解權利金勢必會縮減。

有些人認為問題不在於發明是否值得受到法律的保護，而是在於專利法是否是最佳的保護方式。舉例來說，加州大學法學院教授 Peter Menell 就曾表示，Google 的核心資產—搜尋引擎—大部分是以營業秘密而不是專利的形式加以保護；在這種情況下，最佳的保護就是防止別人看見他們的程式碼。

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最高法院正在審理 Quanta Computer v. LG Electronics (Quanta v. LGE) 專利侵權訴訟。LGE 控告 Quanta 等電腦廠商侵犯其美國專利*，理由是這些廠商將 Intel 生產的微處理器或晶片安裝在非由 Intel 生產的電腦零組件上。本案牽涉到專利權耗盡原則 (patent exhaustion) 與默示授權原則 (implied license)。Intel 獲得 LGE 的授權，得以製造微處理器和晶片組，並將這些微處理器或晶片組銷售給其他公司。然而，LGE 與 Intel 在其專利授權合約中特別提到，Intel 取得授權的範圍不及於 Intel 的客戶。據此，當 Intel 將前述微處理器或晶片組銷售給客戶時，其明白告知：Intel 自 LGE 取得的授權不包括「任何將 Intel 製品組裝在非 Intel 製品上所製成的產品 (any product that you may make by combining an Intel product with any non-Intel product)」。Quanta 爭辯說，除了當作電腦零組件之外，前述晶片沒有其他用途；因此，讓 LGE 再次收取權利金，對 Intel 的客戶來說不公平。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁決認為：LGE 與 Intel 之間的交易是附帶條件的交易 (conditional sale)，Intel 與其客戶之間的交易也是 conditional sale，因此 LGE 的專利權沒有耗盡。Quanta 不服 CAFC 的判決而向最高法院提出上訴。

*: 4,918,645 (提高電腦系統匯流排頻寬效率的系統及方法); 5,077,733 (數個裝置共用匯流排的控制方法); 4,939,641 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統); 5,379,379 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統及方法);以及 5,892,509 (具有特定影片分享功能的網路電腦)。

Quanta 所持的爭辯理由主要是：如果 Intel 經過 LGE 授權銷售給 Quanta 等廠商的產品是 LGE 專利之必要元件的具體實施，而且這種產品沒有除侵權使用之外的其他合理用途 (no reasonable non-infringing use)，那麼 Intel 將此類產品銷售給 Quanta 等廠商即已致使 LGE 的專利權被耗盡。在訴狀中，Quanta 引用最高法院於 1942 年作出的判例：United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-251 (1942) ([W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.)。然而，最高法院在 Univis 中的上述見解值得商榷，因為即使某項產品是某件專利之必要元件的具體實施，這並不代表該項產品為該件專利所保護；畢竟，專利所保護的是專利權項所界定的專利標的，不是構成專利標的的某一個或某些必要元件。最高法院將會針對專利權耗盡原則與默示授權 (甚至專利權濫用等議題) 提出詮釋，而且判決結果勢必直接影響製造、銷售、產品設計等產業的交易模式、合約的簽訂以及權利金的計算等面向。

不定冠詞的複數意涵

Baldwin Graphic Sys. v. Siebert, Inc., 2008 U.S. App. LEXIS 783 (Fed. Cir. 2008).

Baldwin Graphic Systems, Inc. (Baldwin) 控告 Siebert, Inc. (Siebert) 侵犯其兩項美國專利 (Re. 35,976 (Reissue patent) 和 5,974,976)。Baldwin 的專利是關於印刷機的清理系統，此種系統的主要技術特點是利用預先浸潤的織布捲來清理轉印滾筒上的油墨。北伊利諾州聯邦地方法院最後做出 summary judgment，判定 Siebert 沒有侵犯前述兩項專利。

圖 1 是預裝浸潤式清潔系統的側視剖面圖。
11 core (核心)
13 pre-soaked fabric roll (預先浸潤的織布捲)
15 sleeve (套管)
17 edge of sleeve
19 engagement means

Reissue patent 專利權項第 32 項記載如下：
32. A pre-packaged, pre-soaked cleaning system for use to clean the cylinder of printing machines comprising in combination:
(1) a pre-soaked fabric roll saturated to equilibrium with cleaning solvent disposed around a core, said fabric roll having a sealed sleeve which can be opened or removed from said fabric roll for use of said fabric roll, disposed therearound, and said system including
(2) means for locating said fabric roll adjacent to and operatively associated with a cylinder to be cleaned.

在解讀專利權項範圍時，聯邦地院將第 32 項中的 "a pre-soaked fabric roll" 解讀為 "a single pre-soaked fabric roll"，其主要理由是：第 32 項另提到 "said fabric roll"，因此不定冠詞 "a" 是「單一」的意思。

聯邦上訴巡迴法院 (CAFC) 不同意聯邦地院的上述見解，並引用 KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351, 1356 (Fed. Cir. 2000) 認為：當專利權項使用 "comprising" 這種開放式轉折詞時，不定冠詞 "a" 或 "an" 的意義是 "one or more"，而且這種解讀方式應視為一項法則 (rule) 而不是推定 (presumption)，更不是一種慣例 (convention)。CAFC 進一步強調，這項法則甚少有例外情況；要證明這項法則不適用時，必須證明專利權人已表明有明確的意圖，欲將 "a" 或 "an" 限制為 "one"。CAFC 認為，雖然第 32 項提到 "said fabric roll"，亦即以定冠詞 "the" 或 "said" 指稱先前提到的織布捲，但這樣的表述方式沒有改變前述法則所代表的複數意涵；換句話說，定冠詞搭配單數名詞的詞組只是再度援用原本用不定冠詞搭配單數名詞所代表的複數意涵。根據前述法則，不定冠詞搭配單數名詞具有「非單數」的意涵，而且這樣的意涵不會因為後續使用定冠詞搭配單數名詞而有所改變。

然而，當專利權項的內容、專利說明書或專利申請歷程已明確表示 "a" 是代表「單一」的意思時，前述法則即不適用。關於此見解，可參見 Abtox Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997) 和 Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

專利審查員短缺的問題

參考資料：
GAO Study Considers Patent Examiner Shortages. 2008. Computer and Internet Lawyer, January 1, 39-40.

隨著專利申請案的數量和複雜程度的增加，USPTO 從過去 15 年至今，一直處於積案過多的狀態。單看 2002 年的狀況，積案量已增加約 73%，總共 730,000 件專利申請案。

美國政府問責局 (The U.S. Government Accountability Office (GAO)) 於 2007 年 9 月提出的報告 ("Hiring Efforts Are Not Sufficient to Reduce the Patent Application Backlog") 指出，在過去五年當中，USPTO 每一年都是依照其預算和訓練額外工作人員的能力來擬定聘僱人數，而不是根據當時的積案數量或預期會收到的專利申請件數。為了因應逐漸增加的專利審查工作量，USPTO 在數年以前即已積極雇用新的專利審查員，但過去五年間，USPTO 實際聘僱到的審查員人數仍不及原本預計進用的人數；例如，2004 年會計年度預定的聘僱人數是 750 位，但由於經費的限制，實際上新聘的人數只有 443 位。由於沒有足夠的資源來訓練和督導大批新進的專利審查員，因此 USPTO 已改變其原先的策略。雖然目前的策略能使預計雇用的人數比較符合 USPTO 所能運用的訓練和管理資源，但這樣的策略沒有考慮到需要多少審查員來改善積案的問題。正因為如此，積案問題仍會持續存在。

2002 至 2006 年間，USPTO 雇用了 3,672 位專利審查員，其中有 1,643 位已離職。值得注意的是，離職人員當中有 70% 待在 USPTO 的時間不滿五年。對 USPTO 而言，這是一項重大的損失，因為申請案的初步審查工作主要都是由新的審查員負責，新審查員的離職率高代表無法有效解決積案問題。GAO 發現，USPTO 局內對於專利審查員離職率高的現象所持的看法並不一致。確切來說，PTO 管理階層認為審查員離職的原因主要是個人因素；例如，工作不合適或因配偶的關係而必須搬家。審查員本身則持不同的看法，他們認為審查員沒有足夠的時間達成不合時宜的績效目標 (30 年前制訂的工作量) 才是造成離職率高的主要原因。為了達成工作目標，大部分的審查員必須超時工作，而且大多沒有加班費；甚至許多人犧牲年度休假來換取績效。這種情況即表示 USPTO 有必要檢討其所訂定的工作目標。在此方面，GAO 建議 USPTO 應針對工作量設定進行全面性的評估。

USPTO 留住審查員的努力主要投注在提供額外補貼以及優良的工作環境。舉例來說，相較於職級相等的聯邦雇員，專利審查員的薪資高出 25%；績效優良者可以得到額外的獎金。最有效的「留人計畫」當屬兼職或全職工作的選擇以及在家上班。

聯邦地院暫時禁止 USPTO 施行新的法規

美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 於 2007 年 10 月 31 日同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion)，此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規。因此，原本應於 2007 年 11 月 1 日生效的新法規已被禁止實施；預料在法院做出最終判決之後才會撤銷此禁止令。USPTO 可能會向 CAFC 提出上訴。此外，USPTO 已發出通告，表示其雇員會依照 2007 年 10 月 31 日時仍有效的法規進行專利申請案的處理和審查，直到有進一步的通知為止。

美國專利權項與延續案的新法規：概要

Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, 72 FR 46716 (August 21, 2007) (final rule).

新的法規將於 2007 年 11 月 1 日生效。

目的：提升專利 (審查) 品質，加速專利審查流程。

2006 年 1 月，USPTO 提議修法，改變以下專利申請／審查的實務：
- 延續案的申請；
- 專利申請案包含有無專利性差異的 (patentably indistinct) 專利權項；以及
- 專利權項的審查。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在*沒有*附帶請願 (petition) 和說明 (showing) 的情況下，以一個申請案家族 (application family：包括原始申請案及其 CA 或 CIP 申請案) 為基礎，提申：
- 兩個延續申請案 (continuation application, CA) 或部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) (亦即兩個 CA 或兩個 CIP 申請案，或一個 CA 和一個 CIP 申請案)；以及
- 一個繼續審查請求 (request for continued examination, RCE)。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下，以一個申請案家族為基礎，提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d)，若符合以下兩個條件，則專利申請人可以提申分割申請案 (divisional application)：
- 先前提申的申請案受到限制性選擇的要求 (requirement for restriction)；而且
- 分割申請案只包含未經審查且未被選擇的發明的專利權項。

根據 37 CFR 1.78(d)，專利申請人可以並行或先後方式 (in parallel or series) 提申分割申請案。
- 只要符合 35 U.S.C. 120 所規範的同樣處於申請狀態的要件 (copendency requirement)，分割申請案不需要在原始申請案仍處於申請狀態 (pendency) 的條件下進行提申。處於申請狀態是指尚未放棄或授予專利權。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在*沒有*附帶請願和說明的情況下，以一個分割申請案家族 (divisional application family：包括分割申請案及其 CA 申請案) 為基礎，提申：
- 兩個 CA；以及
- 一個 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下，以一個分割申請案家族為基礎，提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.75(b)，專利申請人在*沒有*提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下，可以在一個申請案裡提出至多 5 個獨立專利權項或總數 25 個專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b)，專利申請人若在針對專利權項進行實質性審查的第一次審查意見通知 (first Office action on the merits, FAOM) 之前提交 ESD，則可提出比 5/25 更多的專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b)，基於限制性選擇而撤回 (withdrawn) 的專利權項*不列入* 5/25 專利權項之項數門檻的計算。
- 申請人可以在 USPTO 發出第一次審查意見通知或要求限制性選擇之前，提交提議限制性選擇要求 (suggested restriction requirement, SRR)。

根據 37 CFR 1.75(b)，當其他同樣處於申請狀態的專利申請案 (copending application) 存在無專利性差異的專利權項時，所有此類申請案的專利權項均會列入 5/25 專利權項之項數門檻的計算。例如，若甲申請案與乙申請案是同樣處於申請狀態的專利申請案，而且甲申請案的某一個專利權項與乙申請案的某一個專利權項彼此互為無專利性差異的專利權項，則在計算甲案的 5/25 專利權項之項數門檻時，必須加上乙案的專利權項數；計算乙案的項數門檻時，必須加上甲案的專利權項數。然而，授予專利的權項 *不列入* 項數門檻的計算。
- 當*不存在*無專利性差異的專利權項時，專利申請人可以藉由提申一個原始申請案以及兩個 CA 或 CIP 申請案，而提出至多 15 個獨立權項／總數 75 個權項。

根據 37 CFR 1.78(f)，若下列兩個情況均成立，則申請人必須指明／提報其他共同擁有的 (commonly owned) 申請案或專利：
- 共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有相同的發明人；
- 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相隔兩個月內。

根據 37 CFR 1.78(f)(2)，若下列兩個情況均成立，則其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案會被推定為具有至少一個無專利性差異的專利權項 (但此推定可予以反駁)：
- 其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有大致相同的揭露內容；
- 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相同。

根據 37 CFR 1.78(f)(3)，對共同擁有並處於申請狀態的兩個或兩個以上的專利申請案而言，若此類申請案包含有至少一個無專利性差異的專利權項，則：
- 在判斷各個申請案是否超過專利權項的 5/25 門檻時，USPTO 會將每個申請案的權項數目視為等同於所有此類申請案專利權項的項數總和 (參見 37 CFR 1.75(b)(4))；
- 在缺乏正當充分理由的情況下，USPTO 得要求刪除所有此類申請案當中包含的無專利性差異的專利權項，而只容許其中一個申請案保留該專利權項 (參見 37 CFR 1.78(f)(3))。

USPTO 仍維持在提申延續申請案或 RCE 之後的第一次審查意見即為最終核駁 (first action final rejection) 的審查實務。
- 專利申請人可依據 37 CFR 1.116 預先尋求 USPTO 接受最終核駁後的修改、答辯或新證據，藉以避免遭遇到第一次審查意見即為最終核駁的情況。

第二次或後續的審查意見可以是最終審查意見 (final action)，但當審查意見裡含有新的核駁審定，而且此核駁審定符合下列情況時，則不得為 final action：
- 由專利權項的修改 (包括刪除不具專利性的替代性標的) 所導致；
- 基於 FAOM 之後附帶繳付規費所提交的資訊揭露陳述書 (information disclosure statement, IDS)；
- 基於重複授予專利 (double patenting) 的核駁；
- 因指明 CIP 申請案當中得到先前提申專利申請案支持的專利權項所導致；或者
- 因證明某一個專利權項的構成元件是結構 (或步驟) 附加功能元件 (means- (or step-) plus-function claim element) 所導致。

資料來源：USPTO “Claims and Continuations Final Rule” Presentation Slide Set [updated 18Sep2007]
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

CAFC：“[S]ection 119(a) also requires that a nexus exist between the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed.”

Boston Scientific Scimed, Inc. v. Medtronic Vascular, Inc., 2007 WL 2255222, 2007 U.S. App. LEXIS 18759 (Fed. Cir. 2007).

關於主張國際優先權的規定 35 U.S.C. 119(a)，CAFC 在新的判例中提出如下解釋：

“[A] foreign application may only form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant himself, or by someone acting on his behalf at the time the foreign application was filed.” (emphasis in original)

「國外申請案得依據專利法第 119 條第 (a) 項主張 [國際] 優先權的先決條件是：該國外申請案係由美國申請人本身提出申請，或是由該申請人於該申請案提申當時的代表人所提申。」

確切來說，申請美國專利時，若要根據 35 U.S.C. 119(a) 主張國際優先權，則國外申請案 (亦即美國以外的申請案) 必須是由美國專利申請案的申請人 (也就是發明人) 所提申，或是由該 (等) 發明人在國外申請案提申當時的代表人所提申。因此，若優先權申請案不是由發明人本身或其代表人 (someone acting on the inventor’s behalf) 所提申，則不得主張國際優先權。

CAFC 特別提到：“[A]n entity could not have filed a foreign application ‘on behalf of’ an inventor without the inventor's knowledge or consent[.]”；這明白表示，某自然人或法人代表美國申請人/發明人申請主張國際優先權的國外申請案 (例如台灣、中國大陸、日本、韓國、歐洲等國家或地區的專利申請案) 時，美國申請人／發明人至少必須知悉或同意 (knowledge or consent) 這樣的「代表關係」。

除美國以外，世界上絕大部分國家或地區的專利體系容許以公司法人為專利申請人；因此，對台灣和中國大陸的公司企業而言，通常專利申請人就是公司法人本身，而且第一次提申的專利申請案絕大部分是台灣專利申請或中國專利申請，並以這類申請當作主張國際優先權的基礎。就現況來說，當提出台灣專利申請時，台灣公司通常會讓發明人簽署「申請權證明書」、「專利申請權讓渡書」或類似文件，這應可證明公司是代表發明人提申台灣專利，所以應該不會有無法主張國際優先權的疑慮。然而，在中國專利申請方面，就我所知，目前中國國家知識產權局沒有要求申請人提交類似的申請權證明文件，發明人通常也沒有特別簽署能證明公司代表其申請中國專利的證明文件，因而可能會有無法主張國際優先權的疑慮。雖然一般公司會在其員工任職前要求簽署「聘僱合約書」或類似合約，而且通常會有知識產權歸屬的相關條款，但以判例內容看來，此種文件是否可以證明公司是代表發明人提申專利，仍需要進一步釐清，因為 CAFC 依法拒絕考慮 "theories of constructive trust and equitable assignment"。

Festo v. SMC：CAFC 認定 SMC 的鋁質套管是可預見的均等元件

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 2007 U.S. App. LEXIS 15942, 2007 WL 1932269 (Fed. Cir. 2007) (“本案”).

歷經美國最高法院 (“最高法院”) 兩次的裁判以及兩次聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的全院聯席 (en banc) 判決，CAFC 再次探討可預見性 (foreseeability) 的法律問題。根據最高法院於 2001 年的判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2001))，若系爭均等元件 (equivalent) 是無法預見的 (unforeseeable) 均等元件，則專利權人仍可援用均等論 (the doctrine of equivalents, “DOE”) 主張專利侵權成立。CAFC 所要探討的問題是：系爭均等元件是否屬於可預見的 (foreseeable) 均等元件，而使該均等元件受到[專利]申請歷程禁反言 (prosecution history estoppel, “PHE”) 法則的限制而被放棄，因而不得援用 DOE 主張專利侵權成立。在本案中，CAFC 認為：如果替代元件 (alternative) 已揭露於發明相關的先前技術領域，則該替換元件即屬可預見的均等元件，其中「發明相關的先前技術領域」是指權利要求 (claim) 修改之前的範圍所示現的技術領域。

本案背景

- 1988 年 8 月，Festo 公司控告 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 和 SMC Pneumatics, Inc. (統稱 "SMC") 兩家公司侵害其兩項專利 (U.S. Patent Nos. 4,354,125 and 3,779,401)，其中 ’401 專利不屬於地方法院重審的議題，因而也不是上訴的議題；本案只涉及 ’125 專利 (“系爭專利”)。

- 1994 年 10 月，麻州聯邦地方法院 (“MDC”) 做出判決，認定 SMC 雖然未構成字面上的侵權 (literal infringement)，但卻構成均等論上的侵權。

- 1995 年 12 月，CAFC 維持 MDC 認定 SMC 專利侵權的判決。

- 1997 年 3 月，最高法院同意上訴請求聽審 CAFC 於 1995 年的判決，並指示 CAFC 參照 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997) 判決，探討 PHE 的相關議題。

- 1999 年 4 月，CAFC 撤銷 MDC 於 1994 年所做成 DOE 侵權的判決，並發回 MDC 進行重審。

- 1999 年 8 月，CAFC 同意進行 en banc 再次聽審 (rehearing)。

- 2000 年 11 月，CAFC 做出 en banc 判決，認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性 (patentability)有關，因而被完全禁止 (absolute bar or complete bar) 援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。

- 2001 年 6 月，最高法院同意聽審 CAFC 於 2000 年所做成的 en banc 判決。

- 2002 年 5 月，最高法院撤銷 CAFC 於 2000 年所做的判決，其認定專利申請案的修改並非完全禁止 DOE 的援用，實則必須探究專利權人是否放棄系爭均等元件，亦即必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 取代 CAFC 的完全禁止法則。

- 2003 年 9 月，CAFC 根據最高法院的前述判決，將上訴案發回 MDC 並指示針對 foreseeability 的議題進行重審。

- 2006 年 1 月，MDC 做成判決，認定系爭均等物是 foreseeable。

- 2007 年 7 月，CAFC 確認 MDC 認定系爭均等物是 foreseeable 的判決。

系爭專利

系爭專利是關於一種磁力耦合結構，其權利要求是針對一種可運用在傳輸系統的「小間隙」磁力耦合無軸桿圓柱管 (a "small gap" magnetically coupled rodless cylinder)。系爭專利只有一個圖式，如下：

如圖所示，磁力耦合結構的主要元件包括：圓柱管 (10)、活塞 (16)、受驅動組件 (18)、第一組永久性環狀磁鐵 (20)、第二組永久性環狀磁鐵 (32)、滑動導環 (guide rings, 24)、彈性密封環 (sealing rings, 26)、套管 (sleeve, 30)以及拭接環 (wiper rings, 44)，其中第一組永久性環狀磁鐵 (20) 設置於活塞 (16) 上，第二組永久性環狀磁鐵 (32) 設置於受驅動組件 (18) 的套管 (30) 內面上。當活塞 (16) 透過流體介質驅動時，其上的第一組永久性環狀磁鐵 (20) 以磁力牽引第二組永久性環狀磁鐵 (32)，進而帶動受驅動組件 (18)。受驅動組件 (18) 可以連結傳輸系統的其它組件 (上圖未繪示)，其運作原理類似氣動傳輸系統。滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上，其作用是導引活塞 (16) 在圓柱管 (10) 內滑動；彈性密封環 (26) 亦設置於活塞 (16) 上，且位在相對於滑動導環 (24) 的軸向外側，其作用在於使活塞 (16) 免於受到外來雜質的干擾；拭接環 (44) 則位在受驅動組件 (18) 的內面，其亦有阻擋外界雜質的作用。

修改前的權利要求

系爭專利原來未修改的權利要求1載明磁力耦合結構具有兩個密封環 (26)，分別設於圓柱管 (10) 的兩端；權利要求 4 依附權利要求 1 至 3 任一項，其加入數個滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上的條件限制；權利要求 8 依附權利要求 1 至 8 任一項，其加入受驅動組件 (18) 設有由可磁化 (magnetizable) 材料製成的套管 (30) 的條件限制。值得注意的是：權利要求 8 是多重依附項 (multiple dependent claim)，因此是不適當的依附項。

修改後的權利要求

申請過程中，系爭專利的發明人主動提出修改，其提交新的權利要求 (即專利核准時的權利要求 1) 來取代原來的權利要求 1、4 及 8。新的權利要求載明活塞 (16) 包含數個滑動導環 (24)，而且受驅動組件 (18) 設有由可磁化材料製成的套管 (30)。發明人另提出兩篇德國專利做為資訊揭露的內容，其中一篇提到由非可磁化 (non-magnetizable) 材料製成的套管以及兩個密封環 (26)，但沒有提到滑動導環 (24)。

被控侵權的 SMC 裝置

被控侵權的 SMC 裝置也是一種磁力耦合無軸桿圓柱管，但與系爭專利的權利要求 1 有兩點差異：
1) SMC 裝置的套管是由非可磁化的鋁合金製成。
2) 雖然 SMC 裝置設有兩個滑動導環，但其只使用單獨一個密封環。

因此，訴訟當事人均同意 SMC 裝置未構成字面上的侵權。

訴訟過程

雖然 SMC 裝置未構成字面上的侵權，但 MDC 於 1994 年判決 SMC 裝置構成均等論上的侵權*。然而，根據最高法院的判例 (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997))，PHE 法則是「DOE 在法律上的限制 (legal limitation on the doctrine of equivalents)」；換言之，DOE 的適用會受到 PHE 的限制。

*: 參見 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)：當系爭均等限制條件與權利要求的用語之間無實質上的差異 ("insubstantial" change) 時，專利權人可援用 DOE 法則做為侵權成立的基礎。最高法院解釋道：「若被控產品 [的構成元件] 以大致相同的方式 (way) 執行大致相同的功能 (function) 而獲致相同的結果 (result) [“function/way/result 準則”]，則專利權人可以援用均等論來阻卻被控產品的製造者。」

如前述，CAFC 於 2000 年做出的 en banc 判決中，認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性有關，因而被完全禁止援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。CAFC 認為：當修改權利要求而造成關於某元件的 PHE 時，該修改元件不具有任何可以主張的均等元件，亦即不得援用 DOE 來主張該元件的均等元件，此即所謂的「完全禁止 (complete bar)」。

如前述，最高法院於 2002 年做成的判決撤銷 CAFC 的上述判決，推翻了 complete bar 的見解，其強調必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 來判斷 DOE 的適用範圍。最高法院認為，權利要求是用文字界定發明保護的範圍，權利要求修改前與修改後的內容都受到文字上的限制 (而這正是發展出 DOE 法則的緣由)，因此沒有理由讓我們相信，修改後的權利要求範圍擺脫了文字描述的限制而更為明確；因此，修改後的權利要求應仍能在某些條件下容許援用 DOE 法則。

確切而言，當權利要求的範圍經過限縮之後，專利權人可以援用 DOE 的權利會受到限制；flexible bar 的特點在於最高法院所提出的三種例外情況；若符合三種例外情況之一，則可解除 PHE 對於系爭均等元件援用 DOE 的限制。三種例外狀況如下：
1) 專利申請當時無法預見系爭均等元件；
2) 權利要求的修改理由只與系爭均等元件略微相關 (tangential relation)；以及
3) 其它意指無法合理地預期專利權人得以載明系爭均等元件的理由。

MDC 針對 foreseeability 的議題進行重審後，其認定 SMC 被控侵權產品所使用的鋁質套管和單獨一個密封環均是可預見的均等元件，因而判定 Festo 未能根據前述第一種例外情況來解除 PHE 的限制。此外，Festo 也未能成功地證明系爭均等元件符合前述第二種和第三種例外情況。因此，SMC 未構成均等論上的侵權。

關於被控侵權產品所使用的鋁質套管，Festo 根據專利說明書宣稱權利要求所記載的套管具有防止磁場外洩的功效；雖然鋁在申請專利當時是技術人士所熟知的金屬材料，但相關領域的技術人士在修改權利要求的當時不知鋁具有前述功效，據此，Festo 辯稱鋁質套管是不可預見的均等元件。Festo 認為，在判斷一個均等元件在修改權利要求的當時是否是可預見的均等元件時，必須依照 function/way/result 準則進行判斷；若在修改權利要求的當時，相關領域的技術人士不知符合 function/way/result 準則的系爭均等元件，則表示系爭均等元件屬於不可預見的均等元件。

然而，CAFC 不同意 Festo 的上述論點，其認為可預見性的判斷不需要採用 function/way/result 準則或無實質差異準則 (insubstantial differences test)。如前述，CAFC 認為：在權利要求修改之前的範圍所示現的相關技術領域裡，如果系爭替代元件已揭露於該技術領域，則系爭替換元件即屬可預見的均等元件。

持不同意見的 Newman 法官認為，本案多數法官的見解明顯違反 CAFC 的判例，而且也違背最高法院針對理解申請專利過程中修改權利要求引發的禁反言問題所提出的指導原則。Newman 法官更批評：由於 CAFC 所提出的新法則剝奪了經過修改的權利要求援用均等論的機會，因此「CAFC 今日的判決已進一步地破壞均等論的剩餘價值」。

KSR v. TELEFLEX：CAFC 以狹隘刻板的方式探討顯而易知性的法律問題

先前的《顯而易知性的判斷原則受到質疑》一文已簡單介紹過 KSR v. Teleflex 乙案的背景。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為：若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則不得將專利標的認定為顯而易知的發明；此見解源自 CAFC 所採用的 TSM 準則 ("TSM test")**。最高法院在本案判決文中「柔性駁斥」這個法則——最高法院並未抹煞 TSM test 所提供的深刻見解，但強調必須遵循專利法第 103 條及其判例所提供的廣泛且具彈性運用空間的規範，而非以狹隘刻板的方式來判斷顯而易知性 ("The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court's precedents.")。

**根據 CAFC 的判例，在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時，先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) 等證據，以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。動機的來源有三：[1] 發明所欲解決的問題特性；[2] 先前技術的教示內容；以及 [3] 具有相關領域一般技藝之人士的知識。相關細節請參照《先前技術核駁的答辯》。

Teleflex 的專利 (US 6,237,565 B1, "Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control") (’565 專利) 是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構。此種踏板結構用於車輛的油門踏板，其主要技術特點在於：踏板的位置可以調整，踏板結構的其中一個樞軸點固定不動，而且有一個電子踏板感應器連接於該樞軸點上，其以電子訊號控制油門的開啟程度。雖然沒有單獨一篇文獻記載完全相同的結構，但有若干美國專利分別記載了 ’565 專利的部分技術特徵。確切而言，電子感應器與可調式踏板結構均屬習知技術，將電子感應器連接到踏板結構上也是習知技術。

最高法院做成 KSR 乙案的判決之後，美國專利商標局 (USPTO) 在發佈相應的正式指導原則之前，已完成備忘錄，有以下四個要點值得注意：
1) 美國最高法院重申 Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的四個原則。
2) 最高法院並未完全否定運用 TSM test 來分析顯而易知性。
3) 最高法院拒絕以狹隘 (不靈活；沒有彈性) 的方式運用 TSM test。
4) 103(a) 核駁必須以「明顯的理由 (apparent reason)」為依據。

以下我試圖以簡單的邏輯分析來解釋 CAFC 為何是以狹隘刻板的方式運用 TSM test。

存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則專利權項所保護的專利標的是為顯而易知的發明。儘管有其他方式可以證明某一個專利標的是顯而易見的發明，前述條件語句是 TSM test 的基本原則。

「存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的『教示、聯想或動機』等證據」(簡稱「滿足 TSM test」)：P
「專利標的是顯而易知的發明」：Q
若P，則Q。(P --> Q)

CAFC 錯用 TSM test 的關鍵在於：
若且唯若滿足 TSM test ("P")，則專利標的是顯而易知的發明("Q")。
If and only if P, then Q. (i.e., P <--> Q)

P<-->Q == P --> Q and Q --> P == ~P --> ~Q (若不滿足 TSM test，則專利標的不是顯而易知的發明。)

會產生這樣的謬誤 (~P --> ~Q)—亦即 CAFC 以狹隘刻板的方式運用 TSM test，問題就是出在 "if and only if P" 這個不當的前提。

最高法院認同：若滿足 TSM test ("P")，則專利標的是顯而易知的發明 ("Q")。 If P, then Q. (P --> Q)
如此一來，就不會有 ~P --> ~Q 的謬誤。換言之，不滿足 TSM test 不代表專利標的不是顯而易知的發明。例如，目前審查員檢索的先前技術文獻有限 (最高法院："In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends.")，像「市場需求 (demands in marketplace)」這一類的動機無法確實掌握，以致在套用 TSM test 時，無法論證專利標的是顯而易知的發明。從 KSR 判決看來，關於 「習知元件的組合 ("combination of old elements")」 這一類的發明，獲准專利的機率將會降低，因為 「顯而易知的嘗試 ("obvious to try")」 可以是 103 rejection 的理由之一。然而值得注意的是：在 In re O'Farrell 判例中提到："It is true that this court and its predecessors have repeatedly emphasized that 'obvious to try' is not the standard under § 103." In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988)。雖然 CAFC 明白認定 "obvious to try" 不是專利法第 103 條的適用標準，但 CAFC 卻也提醒："Any invention that would in fact have been obvious under § 103 would also have been, in a sense, obvious to try. The question is: when is an invention that was obvious to try nevertheless nonobvious?"；換言之，雖然 "obvious to try" 不是「某項發明是顯而易知」的充分條件，但顯而易知的發明經常有 "obvious to try" 的屬性 (亦即 "obvious to try" 可能是顯而易知性的必要條件)。然而，最高法院在 KSR 的判決內容裡卻明白指出：CAFC 的錯誤在於其認為「不得僅以顯而易知的嘗試為由來證明習知元件的組合係屬顯而易知」 ("[T]he court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.")；最高法院另指出「顯而易知的嘗試」或許可以證明專利標的是顯而易知的發明 ("[T]he fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under § 103" (emphasis added))。由此可見，最高法院認可僅以「顯而易知的嘗試」為由來證明顯而易知性 (這樣就展現了 103 核駁理由的彈性？)。

其實，最高法院的見解不必然和 CAFC 的見解有「不可解的衝突」，因為在 TSM test 的原則之下還需考慮先前技術的結合是否會成功 ("Obviousness does not require absolute predictability of success.")，而且判斷是否會成功的標準不是絕對的程度而是合理的預期會成功。依此原則，在顯而易知的嘗試伴隨合理的預期會成功的條件下，顯而易知性得以成立。或許，CAFC 只是在 KSR 這件案子裡沒有遵循自己的判例並正確地運用 TSM test 而被最高法院認定「判斷錯誤」；也許「狹隘刻板」有時更符合公平正義的原則。無論如何，最高法院顯然在 "obvious to try" 這個核駁理由上賦予更大的彈性運用空間；因此，可以預見的是諸如 「設計上的需求 (design need)」、「要求解決特定技術問題的市場壓力 (market pressure to solve a problem)」、「熟習相關技術之人士所知的有限選擇 (known options within his or her technical grasp)」、「常識 (common sense)」等字眼都可能會出現在專利審查意見書 (Office action) 裡。

此外，最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論，其斷然拒絕刻板的防制規範，因為這樣的規範妨礙了運用常識的機會，而且不符合最高法院的判例、顯得沒有必要 ("Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Court's case law.")。

總之，最高法院認為 TSM test 提供了有助於判斷顯而易知性的深刻見解 (helpful insight)，但同時又斬釘截鐵地反對以「狹隘刻板」的方式運用此準則，並強調必須依照最高法院的判例 (尤其是 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1) 以及專利法第 103 條的規定，採取一種廣泛而變通的方式來判斷顯而易知性。如此一來，在顯而易知性的判斷以及主張權利要求無效 (invalidation) 等兩方面勢必造成影響；專利獲准的機率應會相對降低，以不符專利法第 103 條為理由而使權利要求無效的可能性則相對升高。

如何判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability？

表面上不具專利性的論點 (Prima Facie Case of Unpatentability) 有兩種樣態：表面上預知的論點 (Prima Facie Case of Anticipation) 與表面上顯而易見的論點 (Prima Facie Case of Obviousness)。當申請人提出專利申請後，USPTO 有責任提出 Prima Facie Case of Unpatentability；否則應准予專利。若審查員成功建立表面上不具專利性的論點，則申請人必須針對審查員的論點提出反駁理由，藉以克服缺乏新穎性或不具非顯而易見性的核駁；在提出反駁理由時，可伴隨修改權利要求。另一方面，若審查員未能成功建立表面上不具專利性的論點，則申請人可針對此缺陷提出反駁。然而，申請人該如何針對office action 內容來判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability？

“[A] prima facie case of anticipation is established when the Examiner provides a single reference that teaches or enables each of the claimed elements (arranged as in the claim) expressly or inherently as interpreted by one of ordinary skill in the art.”

「當審查員 [1] 引用單獨一篇先前技術文獻時，若 [5] 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀，該篇文獻 [4] 明確地 [2] 教示或 [4] 其固有 [3] 權利要求所載各項元件 (具相同配置方式)，則該審查員已建立表面上預知的論點。」

確切而言，若要成功建立表面上預知的論點，審查員必須提出符合下列全部要件的核駁理由：
1) a single reference –– 單獨一篇先前技術文獻(在特殊情況下，可以引用兩篇或兩篇以上的文獻)
2) that teaches or enables –– 前述先前技術文獻有揭露／教示
3) each of the claimed elements (arranged as in the claim) –– 權利要求所載各元件
4) expressly or inherently –– 明確地或其固有
5) as interpreted by one of ordinary skill in the art –– 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀。

當審查員所提出的缺乏新穎性的核駁理由 (亦即「102 核駁」) 不符合以上所列的任一要件時，申請人即可判斷其未成功建立表面上預知的論點。

若要成功建立表面上顯而易見的論點，Office action 的相關內容必須滿足三項基本條件：
1) 審查員所引用的先前技術文獻本身或熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的知識有教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改，或結合先前技術文獻的教示內容；
2) 前述修改或結合必須伴隨合理地預期會成功 (reasonable expectation of success)；以及
3) 兩篇或兩篇以上的先前技術文獻必須教示或建議權利要求的所有限制條件。

此外，教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改，或結合先前技術文獻的教示內容以及合理地預期會成功等兩項條件，必須以先前技術文獻為依據而不可源自申請人所揭露的發明內容，否則正是審查員的後見之明 (hindsight)。

當審查員所提出的不具非顯而易見性的核駁理由 (亦即「103 核駁」) 不符合以上所列的任一條件時，申請人即可判斷其未成功建立表面上顯而易見的論點。

參考文獻：
Irah H. Donner, Patent Prosecution (BNA, 1997)
M.P.E.P. 2142 (2006)

IBM 致力於推動專利改革

News source: San Antonio Express-News (Texas).

美國專利數量最多的公司—IBM—正在開發線上「發明人論壇」，目的是要提升專利品質。IBM 的專利律師 Marian Underweiser 表示，「發明人論壇」預計在數月後開始運作，此論壇將會著重於建立一種線上社群，讓中小企業與發明人可以分享理念想法並共同致力於改善專利體系。

IBM 擁有全球超過 4 萬件的專利，其將專利視為企業營運的重要核心之一，並透過授權創造出每年 10 億美元的營收。目前 IBM 正與 USPTO 合作，利用社群重新檢視 (community-based review) 獲准的專利來協助提升專利的品質。

大量成長的專利申請案件量、USPTO 的積案、取得專利的時間冗長、判定專利歸屬 (發明優先) 花費浩大，以及專利侵權訴訟案件持續增加等問題，迫使美國當局進行專利改革。為了持續推動改革，成員包括 Cisco Systems、Intel、Dell、Apple 及 Microsoft 等知名企業在內的專利公平性聯盟 (Coalition for Patent Fairness) 正計畫於今年再度針對專利改革的議題向美國國會進行遊說。

專利公平性聯盟希望美國國會能設法減少濫用專利侵權訴訟的情況，並建立新的程序來重新檢視專利；該聯盟同時也希望國會能檢討目前的審判地法規 (venue rules)，以期新的法規可以防止律師選擇對己較有利的法院起訴，亦即避免挑選法院 (forum shopping) 的行為。舉例來說，東德州地方法院 (the Exastern District of Texas) 已成為專利權人偏好提出專利侵權訴訟的審判法院。

除了專利侵權訴訟案的數量增加以外，USPTO 目前有很沈重的積案壓力；一件專利申請案大約需要花費 30 個月的時間才能完成審查—核准或是核駁。

PCT 國際申請案：WIPO 2006 年報告

Source: Daniel Pruzin, International Applications Up 6.4 Percent In '06, Not as Much as '05, WIPO Reports (PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc., 2/8/2006)

國際知識財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 於 2 月 7 日提出報告，顯示依照專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 提申的國際專利申請案件量在 2006 年呈現溫和成長的趨勢。根據 WIPO 的報告，PCT 申請案在 2006 年達到 145,000 件的新高；相較於 2005 年成長 6.4%。不過，這個成長率低於 2005 年的成長率 9.4%。在 PCT 體系之下，提申國際專利申請案可以同時尋求任何一個指定 PCT 會員國或經濟體的專利保護。目前 PCT 共有 136 個簽約國，其提供標準化的專利提申文件的格式、國際檢索及初步審查報告，而且設有國際專利申請案公開的專責機構。然而，核准專利的相關程序仍須由個別國家的審查機關進行。WIPO 的副局長 Francis Gurry 特別提到，開發中國家--尤其是中國大陸和南韓--提申 PCT 申請案的數量呈現持續成長的態勢。2006 年，中國大陸的 PCT 申請量成長 57% (2005 年的成長率為 44%)，總數超過 3,900 件；南韓的 PCT 申請量提高約 27% (2005 年的成長率為 33.6%)，總數達到 5,935 件；日本的 PCT 申請量增加超過 8% (2005 年的成長率為 24.3%)，總數為 26,906 件。巴西和印度的 PCT 申請數量則在 2006 年呈現下滑。美國仍然是提申 PCT 申請案件量最多的國家，約佔全球提申數量的三分之一。2006 年，美國的 PCT 提申件數達 49,555 件，成長率為 6% (2005 年的成長率為 3.8%)。日本僅次於美國，佔全球提申數量的 18.5%；德國有 16,929 件，佔全球提申數量的 11.7%；韓國則佔 4.1%。現在南韓的排名已超前英法兩國，中國大陸則已超越瑞士和瑞典，其排名僅次於荷蘭而成為全球第八。基於產品的出口導向以及在國際上運用技術的需求，使得日本、中國大陸和韓國在 PCT 專利申請方面出現強勁的成長。根據 PCT，尋求兩個或兩個以上會員國專利保護的申請人，可以指定一個專利局做為國際檢索機構 (International Searching Authority, ISA)，並可指定申請人想要取得專利保護的國別。目前，ISA 包括歐洲專利局，以及澳洲、奧地利、加拿大、中國大陸、芬蘭、日本、俄羅斯、南韓、西班牙、瑞典及美國等國家的專利局。ISA 會透過檢索來判斷PCT申請案所請求保護的發明的專利性。若檢索報告指出發明具有專利性，則申請人可以在其指定的國家繼續進行申請專利的程序，以取得個別國家的專利。2004、2005 和 2006 年的 PCT 申請案件量最多的前五名公司均相同，排名如下：Dutch multinational Philips Electronics N.V. (超過 2,500 件)、日本松下 (Matsushita) 2,344 件、德國西門子 1,480 件、芬蘭 Nokia 1,036 件、德國 Bosch 962 件。PCT 申請案的前三名美國公司是：3M (727 件)、Intel (690 件)、Motorala (637 件)。華為 (575 件) 和中興通訊 (ZTE Corporation) 是 PCT 申請案數量領先的中國大陸公司。在韓國部分，領先的公司包括：LG Electronics (567 件)、Samsung Electronics (505 件) 以及 LG Chem (262 件)。WIPO 的報告另指出，直接向 WIPO 提申的國際申請案件量於 2006 年提高 3.3%，這個件數約佔所有 PCT 申請案件量的 5.6%。由此可知，雖然直接向 WIPO 提申的案件量有所增加，大部分的 PCT 申請案仍是透過國家專利局提出申請。

先前技術核駁的答辯

參考文獻：Lisa A. Dolak and Michael L. Goldman, Responding to Prior Art Rejections--An Analytical Framework, 83 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 5 (2001).

提出專利申請之後，除非收到核准通知 (Notice of Allowability/Notice of Allowance)，否則申請人通常會在一至兩年內收到官方來函 (Office action, OA) 或限制性選擇要求 (restriction requirement)。限制性選擇要求的目的是要申請人在審查員所認定的兩個或兩個以上的發明—或者數個發明態樣 (species)—當中，選擇一個發明技術態樣供審查員就其專利性進行檢索和審查。OA 的內容通常會指出申請案不符合專利法第 112 條及／或第 101 條(實用性)、第 102 條 (新穎性) 及／或第 103 條 (非顯而易見性) 的地方，以及／或不符合美國專利商標局 (USPTO) 行政規定之處，並依專利法或行政規定提出反對 (objection) 或核駁 (rejection)。反對是針對專利說明書或圖式的缺陷，因此是在形式上不符法律規定的情況；核駁則是針對說明書內容—特別是權利要求—的專利性要件，因此是屬於實質層面的問題。對 objection 不服的申請人只能向 USPTO 提出訴願。對 rejection 不服的，可提出訴願；對訴願裁定結果不服的，可以向聯邦法院提出上訴。

專利申請人在收到 OA 之後，必須於期限前 (通常為三個月) 針對 objection 或 rejection 內容提出答辯書 (Response)。Response 可以伴隨說明書／權利要求／圖式的修正 (amendment)。在專利申請過程 (patent prosecution) 中，答辯策略的擬定與執行，攸關答辯是否能克服核駁。答辯成功即能順利取得專利。

美國專利法第 102 條 (35 U.S.C. § 102) 規定 7 種 (102(a)-(g)) 缺乏新穎性 (lack of novelty) 及喪失取得專利權 (loss of right) 的情況；第 103 條則規定獲准專利的發明必須具備非顯而易見性 (non-obviousness)。不過，non-obviousness 並沒有一個明確的定義，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為：在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時，先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) (「TSM準則」)，以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。結合或修改的動機可以來自於：[1]發明所欲解決的問題；[2]先前技術的教示內容；或[3]熟習該項發明技術領域的一般技藝人士的知識。確切來說，根據目前 CAFC 的 TSM 準則，若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關的先前技術文獻內容的教示、聯想或動機等證據，則不得將權利要求所保護的專利標的認定為顯而易知的發明。然而，目前美國最高法院正在審理 KSR International v. Teleflex 乙案，各方預期該院將會對第 103 條所規範的 non-obviousness 做出新的解釋。CAFC 採用多年的TSM準則可能會有所修改，因為最高法院的法官認為：目前的 TSM 準則冗長費解 (gobbledygook)。

針對權利要求的核駁提出答辯是一項複雜而具多面向的工作。Dolak & Goldman 的文章主要是在探討分析及答覆先前技術核駁審定的基本架構。以下為該文的摘要以及個人加入的內容。

表面上證據確鑿的論點 (Prima Facie Case)

Prima Facie Case 是美國專利審查制度的重要基礎。在專利體系當中，Prima Facie Case 主要有兩種型態：一是表面上證據確鑿的預知 (Prima Facie Case of Anticipation)，另一是表面上證據確鑿的顯而易見性 (Prima Facie Case of Obviousness)。在核駁權利要求時，審查員 (代表 USPTO) 必須建立 Prima Facie Case，藉以證明權利要求表面上已為先前技術預知 (anticipated by prior art)，或者權利要求所界定的發明相對於先前技術是顯而易見的 (rendered obvious in view of prior art)。依照 Prima Facie Case 的原則，若審查員據以核駁的比對文件無法證明權利要求所載發明缺乏專利性—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability，則應准予專利。換句話說，當審查員未能提出不予專利的理由時，或其提出的理由不充分而未達專利法的要求，申請人得依法取得專利。

承上述，申請人在提出專利申請之後，除非審查員成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability，否則申請人無須提出關於專利性的論點或證據。確切而言，在審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability 的情況下，申請人可以藉著說明／證明審查員未達到 Prima Facie Case of Unpatentability 的法定標準來「抨擊 (to attack in speech or writing)」審查員所提出關於發明不具備專利性的論點。相反地，若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Anticipation，則申請人必須修改權利要求 (例如加入限縮條件)，輔以答辯理由 (remarks)，期能反駁審查員不予專利的審查意見。若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness，則申請人必須藉由客觀因素 (secondary consideration) 來證明權利要求所界定的發明具備非顯而易見性。值得一提的是：在此，"secondary" 並沒有「次要」的意思，其僅代表在時間上較晚近。Secondary Consideration 是客觀的因素，甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

仔細研讀核駁理由

在擬定答辯策略之前，必須先仔細研讀 OA 所記載的各項核駁理由，判斷審查員所提出的核駁理由是否充分、適當；核駁理由是依據第 102 條 (「102核駁」) 或第 103 條 (「103核駁」)？是否需要修改權利要求、專利說明書及／或圖式？是否需要收集能證明發明具備非顯而易見性的證據？審查員是如何解讀並結合其所檢索到的對比文件？

判斷對比文件是否在形式上是適格的先前技術文獻

不論是 102 核駁還是 103 核駁，審查員都必須引用在形式上適格的對比文件。形式上適格的對比文件是指其先前技術日期 (prior art date) 符合專利法之認定標準的對比文件。舉例而言，根據 35 U.S.C. 102(b)，適格的對比文件的 prior art date 必須早於專利申請案的申請日，且必須早於一年以上。審查員有時會引用形式上不適格的對比文件。若發現這種情況，申請人必須向審查員說明，以排除不適格的對比文件。根據個人的經驗，這種情況經常發生，而且代理人也經常會忽略；此時，個人發明人應提醒代理人注意對比文件是否適格，企業內部專利人員則應有自行判斷 prior art date 的能力。誤判 prior art date 的結果是：針對不適格的「先前技術文獻」提出答辯，甚至附帶對權利要求進行不必要的限縮，浪費代理服務費用，而且可能會徒勞無功，無法克服核駁。尤其是 102(e) prior art date 的認定，即便是資深的專利律師也可能會判斷錯誤。

對比文件有兩大類：專利與公開文件 (publication)。國外專利 (例如台灣、日本及韓國) 的 prior art date 通常是其專利權生效日，而且相關的專利資訊必須屬於公開的資料；然而，公開的對象並不以美國社會大眾為必要條件。若國外專利不屬於專利法第 102 條所規範的印刷刊物 (printed publication)，則僅能以國外專利的權利要求內容作為核駁的依據。在此需留意的是：隨著科技的發展，印刷刊物已不限於印刷品，關鍵反倒是在於其是否是公開的刊物；例如，在符合某些條件下，網際網路上的公開資料也可能被認定是「印刷刊物」。

使對比文件不具核駁效力的方式

如上述，審查員有時會引用 prior art date 不適格的對比文件。遇此情況時，申請人當可輕易排除該對比文件。在審查過程中，由於審查員無法得知權利要求所載發明的發明日，因此通常是以申請日當作推定發明日 (constructive invention date)。正因為如此，申請人可以選擇透過證明較早的發明日來排除某些對比文件。

A. 專利行政法 (Patent Rule) 第 131 條宣示書 (「131 宣示書」)

131 宣示書可以用來排除 102(a) 和 102(e) 對比文件。然而，131 宣示書不可用來排除 102(b) 對比文件，因為 102(b) 對比文件的 prior art date 早於申請案的申請日至少一年以上，其為導致喪失專利權的法定限制條件 (statutory bar) 之一。此外，若對比文件具有與申請案相同的權利要求，則亦不得透過 131 宣示書來排除此種對比文件，因為此時對比文件與申請案涉及抵觸 (interference)；必要時，USPTO 會宣告抵觸程序。

B. 專利行政法第 132 條宣示書 (「132 宣示書」)

132 宣示書可用來提出相關的客觀證據，藉以克服核駁審定。除了克服核駁審定之外，132 宣示書亦可用來提送任何與專利申請有關的證據。例如：132 宣示書經常用來提交發明具有非顯而易見性的證據。特別是，132宣示書經常用於排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物；或者，用來提交證據證明對比文件無法致用 (non-enabling)。

B-1. 排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物

若權利要求所載發明已被發明人自己的專利或公開發表的文章揭露，且時間超過一年，則依照 102(b) 的規定，申請人喪失取得專利的權利。即使先前揭露的時間沒有超過一年，發明人自己的專利或公開發表的文章仍有可能構成先前技術而阻礙了專利的取得。確切而言，若專利申請案所列兩位或兩位以上的發明人與先前技術文獻的作者 (們) 不完全相同 (例如張三與李四為共同發明人，張三、李四與王五為共同作者)，則該先前技術文獻會被視為「他人」的著作，因而符合 102(a) 或 102(e) 的規定，可以用來核駁權利要求。

根據相關規定，發明人自己產出的技術文獻不得做為核駁權利要求的基礎。因此，專利申請人可以透過其他共同作者或發明人宣示不主張 (disclaim) 對權利要求有貢獻，藉以排除發明人自己參與產出的技術文獻。

B-2. 證明對比文件無法致用

當審查員引用某對比文件所描述的技術內容來核駁權利要求，而該對比文件無法致用時，該對比文件實際上並未揭露受駁權利要求所涵蓋的發明內容。若某技術文獻記載的內容無法使權利要求所載發明成為社會大眾據為己有之知識 ("the possession of the public") (In re Wilder, 429 F.2d 447, 451 (C.C.P.A. 1970))，則稱該記載內容相對於該發明無法致用。換言之，該技術文獻所載內容沒有將發明的技術思想傳達給社會大眾；因此，即使審查員檢索到與權利要求所載發明相關的比對文件，若該對比文件相對於該發明無法致用，則其不得做為核駁權利要求的基礎。

為了證明對比文件所載技術內容相對於權利要求所載發明無法致用，申請人必須提出證據來反駁審查員認為對比文件已揭露權利要求所載發明的論點。在申請過程裡，可以利用132宣示書來提出這類證據。然而，僅只宣稱對比文件無法致用不足以反駁審查員的結論；申請人應當具體指出對比文件的缺陷，並解釋為何這些缺陷會使熟習一般技藝的人士無法獲致權利要求所載發明。

預知核駁

若對比文件揭露某權利要求所載發明的全部構成元件，則稱該對比文件預知 (anticipate) 該權利要求，亦即對比文件已早先揭露權利要求的內容；此時，該權利要求所載發明不具備新穎性。預知有兩種型態：外顯預知 (express anticipation) 與內隱預知 (inherent anticipation; inherency)。

外顯預知的判斷原則如下：找出權利要求所載發明的構成元件à根據說明書、圖式和申請歷程資料 (prosecution history) 解讀前述各構成元件的意義à從對比文件中找出對應的發明構成元件。若在對比文件裡無法找出發明的全部構成元件—亦即至少有一個元件沒有出現在對比文件裡，則無外顯預知的情況。值得注意的是：發明構成元件與對比文件所揭露的元件之間必須存在一致的對應關係 (包括具體結構、連結關係或步驟)，兩者不可僅止於「近似」而已。

儘管不存在外顯預知的情況，內隱預知仍可使權利要求所載發明不具備新穎性。技術思想通常表現在藉由某種技術手段達成某種功效。偶然發生、非預期或未料想到的功效不屬於預知的範疇。然而，根據特性固有法則 (Doctrine of Inherency)，若先前技術文獻未明白記載權利要求所界定的裝置結構或方法步驟，但權利要求所記載的技術特點屬於先前技術文獻所載結構或步驟的固有特性—亦即權利要求內容是先前技術的必然結果，則可認定先前技術已預知權利要求的內容。

若申請人 (或專利代理人) 判斷出審查員所引用的對比文件未能預知權利要求，則其應提出反駁意見。在提出反駁意見時，申請人認為可以和對比文件區隔的技術特點，一定要在權利要求裡具體載明。因此之故，當權利要求未載明足以和對比文件區隔的技術特點時，申請人應在說明書能支持的條件下，加入權利要求的限縮條件 (limitation)。在加入限縮條件時，應一併考慮非顯而易見性的問題。

不論是否有修改權利要求，均需謹慎撰寫答辯理由書，因為專利申請歷程是一種內部證據 (intrinsic evidence)，其對權利要求的範圍解讀具有關鍵性的影響。權利要求的範圍解讀結果會直接影響到專利權的主張 (enforcing)、專利授權 (license) 以及權利要求的有效性 (validity)。

顯而易見性核駁

原則上，顯而易見性核駁的分析過程和預知核駁的分析工作相同。在接到核駁意見書之後，申請人應充分明瞭不同權利要求所需克服的不同對比文件的組合。同樣地，申請人應先判斷對比文件是否是形式上適格的比對文件。如前所述，申請人只需具體說明為何對比文件不適格，即可排除該對比文件。此外，不論對比文件如何組合，均應揭露或教示權利要求的所有元件／限制條件。

顯而易見性核駁的分析過程主要包括以下四項判斷：[1]對比文件與權利要求所載發明是否屬於類似技術領域 (analogous art)？[2]對比文件是否可以結合？[3]經過結合的對比文件是否教示 (teach) 權利要求所載發明？以及[4]是否存在能夠證明發明是非顯而易見的客觀證據？

顯而易見性核駁應基於對比文件與權利要求所載發明屬於類似技術領域。若對比文件所屬技術領域是：[1]發明人所致力的領域；或[2]發明人為解決特定問題而涉入的合理相關領域，則該對比文件可被認定為與權利要求所載發明屬於類似技術領域。然而，技術領域的類似程度不易判斷，僅止於和審查員爭辯對比文件與權利要求所載發明分屬截然不同的技術領域通常不是明智的作法。

顯而易見性核駁的答辯重點主要在於爭辯兩篇或兩篇以上的對比文件無法如審查員所稱加以結合。根據目前的判例，第 103 條所規範的顯而易見性是以結合或修改兩篇或兩篇以上的對比文件為核駁的基礎，而且對比文件會如此結合或修改的理由必須來自於對比文件本身的教示或具有一般技藝之人士的知識所提供的教示、暗示或動機。如上所述，動機的來源有三：[1]發明所欲解決的問題特性；[2]先前技術的教示內容；以及[3]具有相關領域一般技藝之人士的知識。在此需注意的是，具有相關領域一般技藝之人士欲結合或修改對比文件的動機可以不同於發明人的動機。

根據上述 Prima Facie Case of Unpatentability 原則，若審查員據以核駁的兩篇或兩篇以上的比對文件無法證明權利要求所載發明是顯而易見的—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Obviousness，則應核准該權利要求。

當對比文件具有反向教示 (teach away) 的效果時，其適足以證明發明不是顯而易見的。有時，具有相關領域一般技藝的人士在閱讀某對比文件之後，不會採用該對比文件所描述的裝置結構或遵循其所建議的方法步驟；或者，該對比文件誘使具有相關領域一般技藝的人士採用與發明人所採取的解決之道相反的方式；此時，該對比文件對發明而言即存有反向教示的意涵。針對相同的問題提出不同的技術手段是一種常見的情況，其不必然表示存在有反向教示的事實；反向教示通常會伴隨彼此矛盾的情況。

當申請人發現審查員所引用的兩篇或兩篇以上的對比文件均未揭露、教示或暗示權利要求所載發明的某項或某幾項特點 (元件或限制條件) 時，申請人應避免僅用概括的方式說明對比文件與權利要求所載發明之間的差異—尤其常見的是一味強調兩者達成的功效不同；反之，申請人應在答辯意見書裡明確指出能反映差異事實的權利要求用語，以便具體地向審查員說明對比文件的組合無法獲致權利要求所載發明。總之，申請人所仰賴足以和對比文件區隔的發明特點必須出現在權利要求的內容裡。

在針對顯而易見性核駁提出答辯時，申請人應先分析OA的內容並判斷審查員是否依法建立 Prima Facie Case of Obviousness，從而找出抨擊或反駁審查員的論據。若審查員確實已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness，則申請人必須提出客觀證據來證明發明具有非顯而易見性。如上所述，Secondary Consideration 是客觀的因素，甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

Secondary Consideration 包括：長期未能滿足的需求 (long-felt need)、商業上的成功 (commercial success)、出乎預期的功效 (unexpected result) 及其他因素。支持 long-felt need 論點的證據可由相關領域的專家透過宣示書提出。單純提出銷售數據不足以證明 commercial success；為了證明，可能還需要提供其他證據，包括市場佔有率、市場佔有的成長率、他人銷售的早期產品的取代等。當然，造成 commercial success 的原因不能是出自於廣告上的成功。申請人不能只爭辯權利要求所載發明具有 unexpected result；其必須提出客觀證據，例如實驗的比較資料，而且比較的對象最好是最相近的先前技術。提出專利申請之後才得到的實驗結果也可以當作證據。

假的權利要求

美國專利申請案公開號 2004/0161257 揭露一種成像裝置所使用的顯示控制單元。這個申請案的權利要求第9項很奇特，原文如下：

9. The method of providing user interface displays in an image forming apparatus which is really a bogus claim included amongst real claims, and which should be removed before filing; wherein the claim is included to determine if the inventor actually read the claims and the inventor should instruct the attorneys to remove the claim. (一種提供成像裝置之使用者介面顯示的方法，本項權利要求係混雜於真權利要求當中的偽權利要求，本權利要求應於[本申請案]提出申請之前予以刪除；其中，在此納入本項權利要求之目的係為判定[本案發明之]發明人是否確實研讀各項權利要求，且發明人應指示代理人刪除本項權利要求。)

權利要求 9 是代理人刻意撰寫，目的已在其內容當中言明。權利要求 9 所載「發明」顯然不是發明人所完成的發明 (因為沒有記載發明的技術特徵)，而由於發明人所簽署的宣示書 (Oath/Declaration) 通常會陳述其已充分瞭解專利說明書 (包含權利要求) 的內容，並確實為各項權利要求所載發明的發明人；因此，發明人有作偽證的嫌疑。遇到這樣尷尬的局面，實在很難自圓其說。不過，根據已公開的申請資料，代理的事務所已於本月初在預先修正 (preliminary amendment) 中刪除權利要求 9 並提出解釋。



正如發明人宣示書所記載的內容，蓄意作偽證可能會致使專利申請案或專利無效，發明人不可不慎。

Excerpts from Form PTO/SB/01 (07-06): DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

-- I hereby declare that:
*** I believe the inventor(s) named below to be the original and first inventor(s) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:
***
I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above.
***
I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. 1001 and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon. --

Source (as of 11/26/06): http://www.okpatents.com/phosita/archives/2006/11/a_patent_application_or_a_soapbox.html

線上公開專利申請案

Hoping to Be a Model, I.B.M. Will Put Its Patent Filings Online
The New York Times, Sec. C, Col. 1, Business/Financial Desk, P. 5 (September 26, 2006)

專利巨人 IBM 將於明年初在網路上公開其專利申請案。IBM 希望企業大眾能共襄盛舉，藉此讓公眾能檢視處於申請狀態的專利申請案，以提升專利審查的品質；同時，此舉也有助於減少日益頻繁的專利爭議與訴訟案件。

除 IBM 之外，目前尚有 Microsoft、General Electric、Hewlett-Packard、Oracle、Intel 及 Red Hat 等知名企業同意將部分的專利申請案公開，以供大眾檢視。一般而言，公司企業大多會希望其所提出申請的專利申請案可以長期處於保密狀態*。表面上看來，IBM 等公司這種自願提前公開的作法無異自暴其技術研發的方向及內涵，讓競爭對手能輕易獲知最新的技術情報，因而會承受商業上的風險。「競爭廠商將能提前幾年得知我們正在朝哪些領域發展技術。」IBM 的技術暨知識財產資深副總裁 John Kelly 說道：「我們決定冒這樣的風險，同時在其他地方謀求競爭優勢。」

IBM 表示，採取更為開放的處理方式是為了提升核准專利的整體品質；相信透過公眾審視應能剔除不是真正的創新發明。IBM 的執行長表示：「在全球化經濟時代裡，知識財產是極具關鍵性的資產，若每當想要執行某項計畫時都需要十幾位律師來共同參與，那勢必會造成巨大的障礙。我們必須確定，知識財產在未來不會被用來當作成長的絆腳石。」

雖然美國國會正在研議專利改革法案，但 IBM 的動作可以解讀為科技公司對國會修法步調緩慢的一項反應。

*：然而，依照現行美國專利法，除非符合法定的排除條款，否則一件專利申請案於提出申請之後 18 個月就會依法公開，此即所謂的早期公開制度 (pre-grant publication)。

有價值的專利

John R. Allison, Mark A. Lemley, Kimberly A. Moore, and R. Derek Trunkey, Valuable Patents, 92 Geo. L.J. 435 (2004).

John R. Allison 等人於 2004 年發表一篇文章，探討有價值的專利以及如何找出這類專利。值得一提的是，Kimberly A. Moore 女士同時也是 Patent Litigation and Strategy 一書的作者，她剛於 9 月 8 日宣誓就職為美國聯邦巡迴上訴法院的法官。以下為該篇論文的概要。

何謂有價值的專利 (以下簡稱「價值專利」)？
定義：為專利權人帶來豐碩經濟利益的個別專利。([B]y "valuable patents," we mean individual patents that produce substantial economic benefit to their owners.)
1) 價值是指專利的價值，而非專利所保護的發明的價值。
2) 價值是指私有價值 (專利權人所擁有的價值)，而非社會價值。
3) 價值專利是指被證明為有價值的專利。
4) 在此探討的是個別專利的價值，而非專利組合 (patent portfolio) 的價值。
5) 價值專利未必是保護範圍較廣的專利。

論點：最主要的假設是將涉及訴訟的專利 (以下簡稱「訴訟專利」) 視為價值專利，而且這個假設具有雙向性 (bidirectional)，亦即：相較於一般的專利，訴訟專利傾向於具有較高的價值；價值專利比較有可能牽涉到專利訴訟。

價值專利的特點：

John R. Allison 等人認為，要找出價值專利的特點，最簡便的方法就是研究訴訟專利。

根據 Allison 等人的理論，訴訟專利即是價值專利，其具備下列特點：
1) 「年輕」―被取得後不久即發生訴訟。
2) 「本土」―大多由美國公司所擁有。
3) 「小而美」―大多由個人或小企業所擁有。
4) 「旁徵博引」―引用較多的「前案」(先前的專利或技術文獻)，而且被引用的次數也較多。
5) 「面面俱到」―包含項數較多的權利要求／申請專利範圍 (claim)。
6) 「慢工出細活」―專利申請過程 (patent prosecution) 歷經較長的時間。
7) 「兵家必爭之地」―出自於特定技術領域：機械、電腦及醫療設備的專利訴訟多於化學和半導體相關領域的專利訴訟。

研究對象：
大群組研究：取自 1963 至 1999 年間核准的 2,925,537 件專利，以及取自 1999 至 2000 年間結案的 6,861 件專利訴訟。
樣本研究：第一組―從 1996 年 6 月至 1998 年 5 月這段期間核准的專利當中隨機選出 1000 件專利；第二組―同時期核准且涉及在 1999 至 2000 年間結案的 1,204 件訴訟的專利當中隨機選出 300 件專利。針對兩組樣本進行特點的比對。額外考慮的因素包括：引用文獻屬於外國專利前案或非專利前案、專利權人的國籍、專利權人是否為「小個體 (small entity)」，以及發明所屬技術領域等。

關於專利的市場價值評估，傳統的研究主要考慮六項因素：
1) 權利要求的項數―其能反映一項專利的廣度，因而較有價值。
2) 引用文獻的篇數―引用文獻 (citation made 或 backward citation) 愈多，愈傾向於證明專利的有效性，所以較有價值。
3) 被引用的次數―專利被引用的次數多，足證其受到其他發明人的高度重視，因而比較有價值。
4) 普遍性指標―Hall 等人提出專利普遍性 (generality) 指標，它是用來計量某項專利被隸屬不同專利分類的文獻引用 (citation received) 的分散程度；Hall 等人認為專利普遍性可以代表專利的廣度，所以是一種評估專利價值的指標。
5) 原創性指標―Hall 等人另提出專利原創性 (originality) 指標，它是用來計量某項專利引用 (citation made) 隸屬不同專利分類的文獻的分散程度；Hall 等人認為原創性可以計量一項專利的重要程度。
6) 國際專利分類的隸屬數目―Lanjouw 等人認為，美國專利商標局將某項發明歸類於隸屬不同國際分類的數目，可代表該項發明的廣度和原創性；因此，專利被歸屬的分類數目愈多，欲顯其較高的價值。

統計結果：
1) 專利權利要求 (patent claim)：上述大群組研究顯示，相較於一般專利，訴訟專利包含較多的權利要求／申請專利範圍 (約超出 50%)。以平均值而言，訴訟專利有 19.8 項，一般專利有 13.2 項。有趣的是，19.8 非常接近 USPTO 所規定的基本項數 (20 項，「超項」部分需繳額外費用)。
2) 引用先前技術文獻 (Prior Art Citations Made)：訴訟專利引用的文獻遠多於一般專利所引用的文獻。以平均值而言，訴訟專利引用 14.2 篇美國專利，一般專利則只引用 8.6 篇。在美國專利、包括外國專利在內的整體專利文獻、非專利參考文獻，以及整體先前技術參考文獻等方面，訴訟專利的引用篇數皆遠超過一般專利所引用者。此外，訴訟專利也引用較多屬於相同專利權人的專利文獻。
3) 專利被引用 (Citations Received)：一般專利被引用的平均次數為 4.1 次，訴訟專利則為 12.2 次。專利被引用的次數的確與訴訟之間存有很高的關連性。
4) 普遍性與原創性指標 (Generality and Originality Indexes)：雖然在普遍性與原創性方面，訴訟專利與一般專利存在差異，但相較於其他因素，此差異並不顯著。在大群組研究當中，訴訟專利的普遍性指標平均值為 0.36，一般專利則為 0.30；訴訟專利的原創性指標平均值為 0.41，一般專利為 0.37。因此，對預估發生訴訟而言，兩者皆非有效的指標。
5) 專利分類 (Patent Classifications)：Allison 等人發現，不論專利是歸屬於美國專利分類系統 (USPC) 或是 國際專利分類系統 (IPC)，歸屬的數目與訴訟發生的可能性之間不存在統計上顯著的關連性。因此，Allison 等人認為，某項專利被歸屬的專利分類數目不能做為專利價值評估的指標。

(以下是 Allison 等人提出的新指標)

6) 專利及專利申請案的家族 (Families of Applications and Patents)：在樣本研究中，訴訟專利平均有 0.72 件延續案，一般專利則有 0.24 件；其中，訴訟專利平均有 0.60 件部分延續案 (Continuation-in-Part, CIP)，一般專利則只有 0.18 件。統計比較結果顯示，訴訟專利多出自專利家族；確切而言，訴訟專利所屬的專利家族平均由 1.85 件專利組成，一般專利的專利家族平均只有 1.22 件。換言之，在「規模」上，訴訟專利所屬專利家族比一般專利所屬專利家族大 50%。
7) 專利申請時程 (Prosecution Length)：訴訟專利的申請時程比一般專利的申請時程來得長。根據大群組研究中所做的迴歸分析，專利申請時程是訴訟可能性預估的強勢指標。訴訟專利平均花費 4.13 年的時間獲准核發，一般專利平均只需 2.77 年。

8) 專利年紀 (Patent Age)：統計結果顯示，訴訟發生的機率隨著專利年紀而降低。涉及訴訟的專利極少是「年紀大」的專利。

意見紛歧的舉發程序

PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc. (5/26/2006)

美國參議院法治委員會於 5 月 23 日針對舉發程序 (administrative post-grant review of patents) 提案舉行聽證會。對此議題，各方專家仍有不同的看法。

參議員 Patrick J. Leahy 表明支持「第二期間 (second window)」舉發程序，讓專利侵權訴訟中的被告能夠針對專利有效性向美國專利商標局提出重審的要求，而不論系爭專利核准之後經歷過多長的時間。參議員 Leahy 表示，這樣的機會有助於快速地剔除無效的專利，並可讓 USPTO 修正核准專利過程中的錯誤。

事實上，今年四月份由眾議院提出的 Berman-Boucher 法案 (「PDQ法案」) 已提議授予後舉發 (post-grant opposition) 的第二期間舉發程序。

網路硬體製造商思科系統公司 (Cisco Systems, Inc.) 的法務長 Mark Chandler 宣稱，專利訴訟制度已出現敗壞的情況。思科及其它公司正受到來自於專利權人胡亂的「授權提議」，若這些專利權人的提議遭到拒絕，那麼他們會以提出專利侵權訴訟做為要脅的手段。經常會有好幾家公司聲稱他們握有涵蓋廣泛技術領域的專利，而且這些專利權人會向涉及到相關技術領域的公司大肆要求重複支付的權利金。Chandler 提到：「至少有 65 個專利權人聲稱，只有透過他們的專利才能實現符合 wi-fi 標準的無線網際網路。」他進一步強調，上述行為會抑制創新而促使 [有顧忌的公司] 尋求舊有技術的授權，以求避開面臨訴訟的風險。

在預估專利範圍方面，Chandler 認為，對開發高科技產品的業者而言，其無從得知一項專利何時獲准，以及該項專利是否與其目前或未來的產品有關。此外，他強調：從專利權項 (「專利申請範圍」或「權利要求」) 的文字內容上很難預估專利權人將來會主張的保護範圍到底涵蓋何種技術或應用。因此，若只能在專利核准後的一段有限時間內 (「第一期間」) 對系爭專利的有效性提出質疑，則面臨專利侵權訴訟的被告將永遠無法確實獲得一個對專利有效性提出舉發的機會。Chandler 同時批評目前的雙方再審程序 (inter partes reexamination)，因為即使有某些理由或證據沒有在專利重審過程中提出，被告在後來發生的侵權訴訟當中仍會被禁止提出任何關於專利有效性的主張。

Chandler 另提議，新的舉發程序應要求被告遵守 USPTO 對專利有效性的審定，並禁止被告向法院再次針對專利有效性的問題提起訴訟。此外，他強調：原告或許可以迴避行政上的舉發程序，但其無法得益於法院將專利視為有效的假定 (presumption of validity)。Chandler 表示，國會應該考慮杜絕原告挑選司法管轄區 (forum shopping) 的議案，並且根據某項專利相對於整體產品的重要性來調整權利金和賠償金。

Johnson & Johnson 的專利律師 Philip S. Johnson 認為「第二期間」舉發程序並不公平，他表示：新提議的舉發程序會對專利權人造成巨大的財務負擔。Johnson 反對第二期間舉發程序，而把它視為一種對專利權人非常不公平的程序，但他支持九個月的第一期間舉發程序，並認為新的程序所帶來的成本可以在改善專利品質的成效上得到補償。

微軟公司前技術長 Nathan P. Myhrvold 極力主張：專利權應儘可能以實體財產權的方式處理。Myhrvold 認為，「就像資本主義體系裡的任何一種財產一樣，為了將相同的地位賦予專利權，我們應該維護專利權，並且為小型企業維護這種權利。」

Myhrvold 的證詞與 Chandler 的看法背道而馳，他認為專利訴訟制度並沒有出現太大的缺陷，同時認為現行的單方和雙方再審程序的成效遠高於各方的評價。

然而，摩根大通集團 (JP Morgan Chase) 的知識財產律師 Andrew Cadel 贊同 Chandler 的意見，他表示：由金融服務業的觀點來看，不可能在獲得專利的當時，就能從專利權項的內容預知未來可能會被控告侵犯哪些權項。Cadel 說道：「在提起訴訟之前，社會大眾通常無法確實知道專利權人的目的為何。」因此，為了迅速剔除壞的專利，確實需要第二期間舉發程序。Cadel 另表示：專利法應准予專利訴訟當事人針對馬克曼審訊 (Markman Hearings) 的專利權項範圍解讀結果，向聯邦巡迴上訴法院提出抗告 (interlocutory appeal)；他強調，在專利訴訟當中，若必須要等到聯邦地方法院對所有的法律爭點均已做出裁決後，才能針對專利權項範圍解讀的結果提出上訴，那勢必會導致效率不彰及成本的增加。

擔任知識財產小組委員會 (IP subcommittee) 主席的參議員 Orrin G. Hatch 於聽證會結束前表示，希望國會能獲致「大多數人可接受的」立法成果。

禁制令的發佈：檢驗準則

PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc. (5/16/2006)

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 2006 U.S. LEXIS 3872 (2006)

美國最高法院於 5 月 15 日裁定：聯邦地方法院 (MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003)) 和 CAFC 均未「公平地」援用傳統上用來判斷是否應發出禁制令的四部衡平準則 (four-part equitable test)。

在法院認定專利侵權成立後，其是否應「自動」發出禁制令？CAFC 認為：排他權是專利權的核心，因此發出永久禁制令係屬廣泛通用的原則；然而，在特殊情況下，若是為了維護公眾利益，法院可以自行斟酌而拒絕發出禁制令 (MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005))。

最高法院撤銷 CAFC 的判決，並指導如何援用四部衡平檢驗準則。此準則是由最高法院於1982年提出 (Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982))：

1. 若無禁制令，是否會造成不可挽回的傷害；
2. 賠償金是否不足以使得專利權人的權益絲毫未損；
3. 如何在專利權人和侵權者所處困境之間取得一個平衡；以及
4. 發出禁制令是否會損及公眾的利益。

AT&T Corp. v. Microsoft Corp.

The New York Times, Sec. C, Col. 6, Business/Financial Desk, P. 4 (April 25, 2006)

美國最高法院上週要求布希政府協助決定是否要審理 Microsoft (微軟) 與 AT&T 之間的專利糾紛。在決定是否要審理上訴案件時，最高法院通常會聽取行政部門的意見。這個要求代表著最高法院的法官可能對下級法院的裁決 (AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 3340 (S.D.N.Y. 2004); AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2005)) 存有疑問。先前的判決認定微軟應基於安裝在國外電腦上的微軟視窗作業系統內的電腦程式拷貝支付權利金給 AT&T。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為，電腦程式拷貝屬於美國專利相關法規的管轄範圍。

此專利糾紛牽涉到一項改善網際網路語音傳輸的技術。早在 20 年前即已開發出這項技術，而且是全球行動電話標準的一部分。AT&T 表示，在未經其許可之下，微軟在 Windows® 作業系統上的 NetMeeting® 和 TrueSpeech® 兩項應用程式上使用到這項技術。

敗訴之後，微軟向最高法院提出上訴，試圖減輕電腦軟體業者將產品銷售到美國境外而牽涉到專利訴訟時所承受的損失。微軟認為，軟體程式碼不受專利法規*禁止在未經專利權人許可下輸出受專利保護發明的約束，並且在訴書中提到：「對美國軟體產業而言，本案突顯出非常重要且持續出現的問題」；下級法院的判決「大大地擴張了電腦軟體專利在美國境外的影響範圍」。

*: 35 U.S.C. 271(f) --
(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

AT&T 力促最高法院不要審理此案，並強調：「微軟所採取的立場違反了 30 年來的專利司法體系、軟體業界的商業模式以及微軟自己的專利佈局」。

剔除壞的專利

71 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 659

史丹佛大學法學院教授 Mark A. Lemley 承認存在不好的專利，但他認為「我們根本無法將那些壞的專利一網打盡」； Lemley 強調，無論如何，95% 的無效專利不致造成太大的問題，因為這些專利不會被侵犯，甚至不一定會實施。

Lemley 認為，目前的專利改革工作之一是要找出並剔除有缺陷的重要專利，而像 Berman-Boucher 法案 (「PDQ 法案」) 所提議的授予後舉發 (post-grant opposition) 制度即為達此目的的其中一種手段。依照 Lemley 的說法，某些主張範圍過廣的專利是造成濫訴侵權的原因，因此有必要建立一種能挑出專利價值較高的「鍍金 (gold-plated)」專利的機制，進而將「好的專利」與「壞的專利」加以區隔。壞專利的擁有人 (「專利地痞 (patent troll)」) 可以透過尋求禁制令來強迫侵權被告進行和解，但卻沒打算生產任何專利產品 (一般認為，NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. 即為一例)。

Lemley 主張，任何的專利改革措施都應該在不造成傷害的前提下，針對上述問題提出解決方案。舉例來說，在決定對侵權者施以禁制令之前，法院必須考慮衡平原則。Lemley 另表示，雖然美國專利法第 283 條 (35 U.S.C. 283) 規定法院「得 (may)」對侵權者施以禁制令，但聯邦巡迴上訴法院的標準對專利權人而言是一種必然應得的權利。他開玩笑地說：或許國會應該用斜體字來強調法條中的「得」字。

連結：
Lemley, Mark A., Lichtman, Douglas Gary and Sampat, Bhaven N., “What to do About Bad Patents”. Regulation, Vol. 28, No. 4, pp. 10-13, Winter 2005-2006 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=869826

專利侵權訴訟案突顯出美國專利制度的缺陷：Research in Motion Ltd. 的觀點

71 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 659

BlackBerry 手機製造商 Research in Motion, Ltd. (“RIM”) 的總裁 Jim Balsillie 表示，有鑑於 RIM 與 NTP 之間的專利爭訟，實在需要重新檢視專利品質的問題。「儘管美國專利商標局有可能會認定 NTP 所擁有的系爭專利均為無效」，RIM 支付的和解金額仍高達美金 6億1千2百萬。根據 Balsillie 的說法，目前有許多專利可以運用在像 BlackBerry 之類的無線通訊系統上，並可據以控告類似 RIM 的公司，就像在玩「俄羅斯輪盤」遊戲一般。Balsillie 表示，即使專利權人本身沒有實施其所取得的專利，或對專利所涉及到的技術領域做進一步的貢獻，其只需要一個專利權項就能使整個公司的運作停擺。因此，Balsillie 認為，BlackBerry 訴訟案引發了下列問題：

• 在聯邦地方法院審理侵權訴訟案的過程當中，美國專利商標局 (USPTO) 所做成的不利於專利權人的再審查 (reexamination) 審定結果應扮演何種角色？在 BlackBerry 訴訟案當中，法官認為 USPTO 的裁決無關緊要。在再審查之結果是否與專利侵權訴訟有關的問題上，Balsillie 強調國會應該為訴訟當事人提供更多的「確定性」。
• 在一件專利當中，專利申請人所能納入的專利權項之項數以及提出專利延續案的件數是否應予以限制？NTP 專利申請人延續專利申請的過程超過七年，並將 RIM 的技術直接抄襲到最後一個專利申請案。此外，NTP 的系爭專利平均有 240 項權項，其中有一件專利甚至包含超過 600 項的權項。
• 禁制令何時會是一種適當的補救措施？Balsillie 表示，在 BlackBerry 訴訟案中，即使 NTP 已表達對賠償金較有興趣，法官仍準備發出禁制令。

IP in 2025

Debora Halbert, Intellectual Property in the Year 2025, 49 J. Copyright Soc'y U.S.A. 225 (2001).

Halbert 撰文闡述西元 2025 年的知識財產發展概況，論述的內容分為三種未來的局面：
1) 中國和印度的主導地位—東方的崛起；
2) 全球化；以及
3) 開放原始碼革命運動及知識財產的廢止。

第一種局面的前提假設
- 知識財產制度能促進創新發展
- 知識財產將繼續維持並獲得國際上的保護
- 美國經濟體系將會衰退
- 亞洲將會持續嶄露頭角而成為經濟強權

第二種局面的前提假設
- 知識財產法律將繼續維持強勢發展
- 公司企業將取代國家政府而成為主導全球的勢力
- 知識財產將趨於集中化
- 知識財產的私有條件更趨嚴格且保有最低程度的分享

第三種局面的前提假設
- 知識財產制度會傷害到創新發展
- 創新的保護需要更富彈性的制度
- 努力創新所帶來的益處應與社會大眾共同分享
- 人們在缺乏強而有力的財產制度保護其作品的情形下仍會發揮創意 #

結構附加功能寫法

一般將 “means plus function” 譯為「功能手段語言」或「手段加功能語言」，但這兩種廣泛使用的翻譯詞彙不甚恰當，因為美國專利法第 112 條第 6 項所提到的 “means” 應是指如裝置、配件、設備、儀器等具體存在的結構。「手段」的意義比較接近「方法」；因此，用「手段」來表達具體結構並不恰當。「結構附加功能」應是比較合適的譯法。此外，“step plus function” 則可譯為「步驟附加功能」。

《簡明牛津英語字典 (Concise Oxford English Dictionary)》第七版將 “means” 定義為 "an action or system by which a result is achieved"。由此可見，“means” 可以代表能達成某種功效的「動作」或「系統」。然而，它到底是指非實體的動作？還是具體的系統呢？探究美國專利法第 112 條第 6 項以及相關判例即可得到答案。美國專利法第 112 條第 6 項的原文如下：

-- An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and ***. --

上述法條已明確規範專利權項的某一個元件 (結構或步驟) 可以用兩種方式其中之一來加以描述：第一種是所謂的 “means plus function”，另一種是所謂的 “step plus function”。確切而言，在撰寫裝置請求項時，專利權項撰寫者可選擇採用 “means plus function” 的寫法 (language) 來描述某一個實體構成元件，並以該元件的功能來界定其技術特徵，而不提及該元件的具體結構或材料。另一方面，在撰寫方法請求項時，專利權項撰寫者可採用 “step plus function” 的寫法來描述某一個構成步驟，並以該步驟的功能來界定其技術特徵，而不提及構成該步驟的動作。由於法條內容已明確規範分屬裝置請求項與方法請求項的兩種寫法，因此 “means plus function” 當中的 “means” 不應被解讀為構成步驟之動作的意義。

茲任舉兩個關於解讀「結構附加功能」元件的判例：
“A means-plus-function limitation requires courts identify ‘the structure, or structures, described in the specification that perform the recited function.’" Ghaly v. Hasbro, Inc., 112 Fed. Appx. 7, 11 (Fed. Cir. 2004); “After identifying the function of the means-plus-function limitation, the next step is to determine the corresponding structure described in the specification and equivalents thereof.” Globetrotter Software v. Elan Computer Group, 236 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2001) (emphasis added).

Patents Depend on Quality Act of 2006 (“PDQ Act”)

在美國眾議院的知識財產小組委員會 (Subcommittee on Intellectual Property) 認為現行的專利制度存有重大缺失，而且美國社會各界強烈要求進行改革之下，美國眾議員 Howard Berman 和 Rick Boucher 於 2006 年 4 月 5 日提出《專利品質法案》(簡稱「PDQ 法案」)。PDQ 法案的主要內容包括：

1. 提高專利品質；
2. 杜絕不擇手段的專利「地痞 (troll)*」行為；以及
3. 對專利有效性提出異議 (舉發) 的程序，以當作除訴訟以外的另一種解決爭議的途徑。

*: “patent troll” 是指積極取得專利和尋求授權對象的個人或團體，並以對不接受專利授權者提出專利侵權訴訟當作要脅手段。根據 Wikipedia® 所提供的解釋，「專利地痞」這個帶有污衊意味的名稱是由 Intel® 的前任助理法務長 Peter Detkin 所創，他目前是 Intellectual Ventures, LLC 的常務董事 (managing director)。諷刺的是：有些人認為 Intellectual Ventures, LLC 本身就是一個不折不扣的專利地痞。將 patent troll 翻譯為專利地痞的理由是："troll" 有兩種意義，一是「釣餌」，另一是「北歐傳說中的侏儒或巨人」，但兩種直譯都不合適，因此將其意譯為「擁專利地盤以自重」的專利地痞，兼具輕蔑之意。

連結：
美國眾議院的新聞發佈內容

美國專利的品質

上個月到台北參加由政治大學科技政策與法律研究中心及政治大學智慧財產研究所主辦的研討會—「智慧財產權之重大議題 (一)：強制授權、技術標準及專利品質 (Challenging Issues of IPR (I): Compulsory Licensing, Standard v. Unfair Competition, and Quality of Patent)」。從主辦單位提供的議程和相關說明得知，美國聯邦巡迴上訴法院法官 Randall R. Rader 亦將出席。Rader 法官的演講題目是：「聯邦上訴法院有關技術標準之判例 (CAFC Decisions on IPR Protection of Technology)」，但令人感到不解的是，Rader 法官講說的內容與技術標準的判例無甚關連，卻只簡略回顧 CAFC 在過去 15 年的演進以及展望未來 15 年的走向。關於判例的部分只提到最近一年宣判的幾件專利侵權訴訟案，包括 AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) 及 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005), denied by AWH Corp. v. Phillips, 2006 U.S. LEXIS 1154 (2006) 等。

關於「專利品質」這項議題，受邀的三位演講人的演講內容均著眼於以專利被引用 (cited) 次數為分析基礎的評估方法，而未考慮或討論到專利技術的商業價值、專利說明書的撰寫品質、專利申請的答辯歷程 (prosecution history) 等需要由市場分析、技術和專利法及實務等方面的專家加以判斷的因素。實在很難想像單以引用文獻的次數為基礎所做的評估能有多少參考價值。

值得一提的是：本次研討會與談人政治大學智慧財產研究所兼任副教授周延鵬當場直言不諱，稱台灣申請人獲准的美國專利數量雖在全世界排名中高居前幾名，但「這些專利的品質都很爛」。當然，使用全稱式說法的目的只是要強調美國專利數量和品質不相稱的情況。

概括而言，華人申請美國專利有兩種途徑：其一是透過本地專利律師或專利代理人 (輾轉再由美國當地的專利律師或專利代理人代為提出申請，扮演此種角色的美國代理人俗稱為「複代理人」)，另一是直接委託美國當地的專利律師或專利代理人。

透過本地專利事務所申請美國專利的最大優點在於服務費用低廉，最大缺點則在於專業能力不足。本地專利事務所的專業能力不足，主要是因為缺乏通曉美國專利法及實務的專業人士。若要精通美國專利法及實務，英文能力既是關鍵也是必要條件。確切而言，研讀美國專利成文法規 (包括專利法、專利行政法規及專利審查手冊) 以及判例等，均需要較強的英文閱讀能力，否則難能理解相關規定細節以及判例當中複雜的分析內容。此外，縱使有技術層次很高、被引用次數很多的專利，若其未經過專利專業能力及英文程度均佳的專業人士承辦，則低落的專利品質將使專利價值大打折扣。舉例而言，在專利答辯過程中，即使專利申請人有很好的答辯論點，若礙於英文寫作能力的不足而致使審查員不明瞭、甚或誤解申請人所提出的理由，則有可能失去原本可以獲准專利的機會，或是取得的專利包含了不當的限制條件 (起因於不當的描述)。鑑於最近 Phillips v. AWH 判例所揭櫫的專利權項範圍的解讀原則，專利說明書內容的用字遣詞更須嚴謹以對，因而更突顯出英文寫作表達能力的重要性。

本地事務所在處理美國專利申請案時，通常都是先撰寫中文說明書，然後再將中文定稿翻譯成英文說明書。這對以中文為母語的撰稿人來說，幾乎是必然的處理方式。某些事務所的作業方式是由同一個人撰寫中文及英文說明書，但也有事務所是分別由不同人處理中文和英文專利說明書。一般而言，不論是採何種處理方式，英文說明書的撰稿品質普遍不佳，其根本原因乃在於英文不是撰稿人或翻譯者的母語，因此很難準確地運用適當的詞彙和句法來充分表達發明的內容以及專利權項。確切而言，由同一個人撰寫中文及英文說明書是比較合理的處理方式，但有能力撰寫高品質中文專利說明書的人士未必具備高水準的英文能力。另一方面，英文翻譯寫作能力強的人也未必能將高品質的中文專利說明書翻譯成高品質的英文專利說明書，因為譯者不是撰寫中文稿的人，對技術內容不夠嫌熟，不易使用最適當的字詞來表達與發明精神最接近的意義。以上是華人必定會面臨到的困境。

直接委託美國當地的專利律師或專利代理人的最大缺點是必須負擔昂貴的服務費用，最大的優點則是避免發生前面提到關於英文表達的問題，而且美國當地的專利律師或專利代理人具備較佳的專業能力。除服務費用較高之外，另一項缺點在於委託人與美國代理人之間的語言溝通障礙。當然，直接委託美國當地的專利律師或專利代理人來處理專利申請案時，仍需要提供書面資料 (如發明揭露書、圖式等) 以及舉行「面談」。為使美國專利律師或專利代理人能撰寫一份高品質的美國專利說明書，委託人 (發明人或公司團體) 必須以英文來描述書面資料，而且要以英文向美國專利律師或專利代理人解釋各項資料的內容以及回答國外代理人所提出的問題，包括先前技術介紹、發明的技術內容、圖式所描繪的細節等。此時又使華人面臨英文的挑戰！

鑑於上述情況，若將申請並取得高品質的專利當作一場競賽，那麼華人必定是處於劣勢，甚至是參加一場極難取勝的「公平競賽」。

舉例而言，在最新的判例 Semitool, Inc. v. Dynamic Micro Sys. Semiconductor Equip. GmbH, 2006 U.S. App. LEXIS 8296 (Fed. Cir. 2006) 當中，CAFC 認為系爭權利要求 1 所載 “a processing vessel defining a process chamber therewithin (一個處理器，其內界定出一個處理室)” 意指處理室是處理器的整個內部空間；如此一來，原告專利權人即喪失將其解釋成「處理室是處理器內的某特定區域」的機會而敗訴。值得注意的是：另一項權利要求以不同的描述方式來表達處理器和處理室的關係— “a processing chamber within the processing vessel”。雖然 CAFC 承認此限制條件並未明確表示處理室即是處理器的整個內部空間，而可以被解讀成「處理室是處理器內某一個較小的區域」，但專利說明書的內容排除此種有利於原告專利權人之解釋的可能性。由此可見，構成整份專利說明書內容的詞彙用語及描述方式對專利侵權訴訟所必然牽涉到的權利範圍的解讀極具關鍵性，前文一直強調的英文表達能力更是此關鍵性的核心。

因應之道為何？我以為精進英文的聽說讀寫等能力是基本條件，而後始能精研美國專利法規和相關判例，期能深刻理解美國聯邦法院體系對於法規的解釋，撰寫出經得起檢驗的高品質專利說明書及答辯歷程，以求華人努力研發的心血結晶能得到最佳的保護，在全球化激烈競爭時代脫穎而出，真正在專利的量與質方面均有傑出的成果。