專利權有效期放棄聲明對相關專利的影響

Pharmacia Corp. v. Par Pharm., 2005 U.S. App. LEXIS 16698 (Fed. Cir. 2005).

聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 在本案判決書當中，確認地方法院以專利權人未將某些先前技術文獻提交給 USPTO 以及提出與這些技術文獻相互違背的宣示書為由所做成的「不正當行為 (inequitable conduct)」判定。

不正當行為意指在專利申請過程中，申請人意圖欺瞞美國專利商標局的行為，其具體表現在：
1. 刻意對關鍵事實提出不實的陳述；
2. 未盡到揭露重要資訊的義務；或是
3. 提出錯誤的重要資訊。

本案專利權人被判定有不正當行為的理由主要有二：參考文獻的重要性 (materiality)，以及宣示人正是上述未提交給 USPTO 的其中一篇技術文獻的作者。

除系爭專利 (「第一專利」) 之外，本案同時牽涉到專利權人的另一篇專利 (「第二專利」)，且專利權人曾透過專利權有效期放棄聲明 (Terminal Disclaimer)* 而取得第二專利的權項。CAFC 在本案判決中指出，專利權人在第一專利之申請過程中的不正當行為不擴及影響到第二專利。確切而言，CAFC 確認了以下結論：在探究不正當行為導致無法行使專利權的議題時，惟獨專利權有效期放棄聲明本身並不能將兩篇專利束縛在一起。

*：「專利權有效期放棄聲明」是一種由專利權人根據35 U.S.C. § 253 (paragraph 2) 及 37 CFR § 1.321(b) 或 (c) 提出的正式聲明，此聲明之目的是放棄已獲准或即將獲准的專利權項的部分或整個專利權有效期。提出此種聲明可以克服法定重複請求專利 (judicially created double patenting) 的核駁。詳細資料可參閱 MPEP 1490 和 37 CFR § 1.321。

資料來源：Patently-O: "Terminal Disclaimer Does Not Bind Two Patents For Purposes of Inequitable Conduct Unenforceability" (Aug. 10, 2005)