專利權有效期放棄聲明對相關專利的影響

Pharmacia Corp. v. Par Pharm., 2005 U.S. App. LEXIS 16698 (Fed. Cir. 2005).

聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 在本案判決書當中，確認地方法院以專利權人未將某些先前技術文獻提交給 USPTO 以及提出與這些技術文獻相互違背的宣示書為由所做成的「不正當行為 (inequitable conduct)」判定。

不正當行為意指在專利申請過程中，申請人意圖欺瞞美國專利商標局的行為，其具體表現在：
1. 刻意對關鍵事實提出不實的陳述；
2. 未盡到揭露重要資訊的義務；或是
3. 提出錯誤的重要資訊。

本案專利權人被判定有不正當行為的理由主要有二：參考文獻的重要性 (materiality)，以及宣示人正是上述未提交給 USPTO 的其中一篇技術文獻的作者。

除系爭專利 (「第一專利」) 之外，本案同時牽涉到專利權人的另一篇專利 (「第二專利」)，且專利權人曾透過專利權有效期放棄聲明 (Terminal Disclaimer)* 而取得第二專利的權項。CAFC 在本案判決中指出，專利權人在第一專利之申請過程中的不正當行為不擴及影響到第二專利。確切而言，CAFC 確認了以下結論：在探究不正當行為導致無法行使專利權的議題時，惟獨專利權有效期放棄聲明本身並不能將兩篇專利束縛在一起。

*：「專利權有效期放棄聲明」是一種由專利權人根據35 U.S.C. § 253 (paragraph 2) 及 37 CFR § 1.321(b) 或 (c) 提出的正式聲明，此聲明之目的是放棄已獲准或即將獲准的專利權項的部分或整個專利權有效期。提出此種聲明可以克服法定重複請求專利 (judicially created double patenting) 的核駁。詳細資料可參閱 MPEP 1490 和 37 CFR § 1.321。

資料來源：Patently-O: "Terminal Disclaimer Does Not Bind Two Patents For Purposes of Inequitable Conduct Unenforceability" (Aug. 10, 2005)

美國國會圖書館提出專利改革報告

此份報告是以美國專利改革草案 (H.R. 2795) 為藍本，其主要是探討目前正在研議的專利改革法案對特定社會族群及工業界 (其中包括發明人、研究機構、科技公司等) 可能造成的影響。討論到的議題包括：

• 由先發明主義 (First-to-Invent) 體系改變為先申請主義 (First-to-File) 體系。
• 專利申請之寬限期 (grace period)。
• 廢除新穎性及喪失申請權的相關法律條款：102(c)、(d) 和 (f)。
• 專利權受讓人 (assignee) 的專利申請權。
• 廢除「最佳實施例」的專利要件。
• 不正當行為 (inequitable conduct)。
• 專利申請案之公開。
• 獲准專利前所提交的資料。
• 延續申請案。
• 先使用權 (prior user right)。
• 禁制令。
• 專利侵權賠償的限制。
• 故意侵權。
• 專利核准後的舉發程序。

參考資料：Patently-O: Library of Congress Issues Report on Proposed Patent Reform (Jul 19, 2005)

美國專利商標局 (USPTO) 的專利檢索：六個簡單而有效的檢索步驟

1. 找出幾個專利，當作檢索起點
利用核准專利的資料庫 (不是早期公開的專利申請案資料庫) 進行欄位檢索，找出幾個與所欲檢索技術有關的專利，以當作檢索的起點 (「起點專利」)。

2. 檢索「上游 (upstream) 專利」
上游專利是指 "References Cited" 標題下所列的專利。透過起點專利當中的上游專利，可以找到相關技術領域的專利。檢視所找到的上游專利，並將高度相關的上游專利納入起點專利組合裡。

3. 檢索「下游 (downstream) 專利」
下游專利是指 "Referenced By" 標題下所列的專利。透過起點專利當中的下游專利，可以找到相關技術領域的專利。檢視所找到的下游專利，並將高度相關的下游專利納入起點專利組合裡。

4. 重複上述過程
重複檢索高度相關專利的上游專利和下游專利，藉以增加起點專利的數量。

5. 找出共通的專利分類
從起點專利之組合當中歸納出出現頻率最高的美國專利分類 (U.S. Patent Classification, UPC) 號碼，如此即可界定出與所欲檢索專利最相近的技術領域。

6. 以專利分類號碼當作條件進行檢索
以找到的一個或數個美國專利分類號碼做為專利檢索條件，搭配其它關鍵字詞繼續進行檢索。

參考資料：Craig Fieschko, Six Easy Steps to Highly Effective Patent Searching (June 6, 2005)