美國最高法院針對專利法進行的另一項嘗試

參考資料：Jess Bravin and Justin Scheck "Justices Get Another Shot At Patent Law." Wall Street Journal, January 16, 2008, Eastern Edition

最近，關於專利的某些最大創意是來自於美國最高法院，反而不是出自於生技公司或矽谷的工程師。近年來，美國最高法院已重新定義專利法規，廢棄對專利權人較有利的嚴格法則，轉而傾向採取較具彈性的處理方式。以下列舉幾個重要的判例：
- 2007 年 4 月 30 日：KSR International v. Teleflex
更容易證明創新提案的顯而易見性，因此比較不容易取得專利。
- 2007 年 4 月 30 日：Microsoft v. AT&T
美國專利的保護不及於在美國境外安裝的軟體。
- 2007 年 1 月 9 日：MedImmune v. Genentech
獲得專利授權人 (licensee) 更容易挑戰美國專利的有效性。
- 2006 年 5 月 15 日：eBay v. MercExchange
推翻自動禁制令的判決；專利權人於勝訴後，法院不必然會對侵權者發出禁制令。
- 2005 年 6 月 13 日：Merck v. Integra LifeSciences
在研發初期，醫藥廠商可以廣泛地免除專利侵權的責任。

曾有人批評 CAFC 明顯傾向專利權人，給予他們過多的市場優勢。近年來，最高法院在布希總統的支持下，以少有的高度一致性撤銷或推翻一系列由 CAFC 作成的判決。此外，美國國會正在審議專利改革法案，研議中的核准後舉發程序 (post-grant opposition) 將使挑戰專利的有效性更為容易。

美國憲法明訂專利法的目的是要「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the progress of science and useful arts)」。在這個前提之下，創新者從他們的發明當中獲取報酬與為社會帶來益處之間相互對立，因此必須取得平衡。如前所述，近年來最高法院的專利判例已從根本上改變了先前維持的平衡局面。大型企業經常是被控專利侵權的對象，現在這些企業比較不願意和解，專利權人所能主張的權利範圍與和解權利金勢必會縮減。

有些人認為問題不在於發明是否值得受到法律的保護，而是在於專利法是否是最佳的保護方式。舉例來說，加州大學法學院教授 Peter Menell 就曾表示，Google 的核心資產—搜尋引擎—大部分是以營業秘密而不是專利的形式加以保護；在這種情況下，最佳的保護就是防止別人看見他們的程式碼。

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最高法院正在審理 Quanta Computer v. LG Electronics (Quanta v. LGE) 專利侵權訴訟。LGE 控告 Quanta 等電腦廠商侵犯其美國專利*，理由是這些廠商將 Intel 生產的微處理器或晶片安裝在非由 Intel 生產的電腦零組件上。本案牽涉到專利權耗盡原則 (patent exhaustion) 與默示授權原則 (implied license)。Intel 獲得 LGE 的授權，得以製造微處理器和晶片組，並將這些微處理器或晶片組銷售給其他公司。然而，LGE 與 Intel 在其專利授權合約中特別提到，Intel 取得授權的範圍不及於 Intel 的客戶。據此，當 Intel 將前述微處理器或晶片組銷售給客戶時，其明白告知：Intel 自 LGE 取得的授權不包括「任何將 Intel 製品組裝在非 Intel 製品上所製成的產品 (any product that you may make by combining an Intel product with any non-Intel product)」。Quanta 爭辯說，除了當作電腦零組件之外，前述晶片沒有其他用途；因此，讓 LGE 再次收取權利金，對 Intel 的客戶來說不公平。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁決認為：LGE 與 Intel 之間的交易是附帶條件的交易 (conditional sale)，Intel 與其客戶之間的交易也是 conditional sale，因此 LGE 的專利權沒有耗盡。Quanta 不服 CAFC 的判決而向最高法院提出上訴。

*: 4,918,645 (提高電腦系統匯流排頻寬效率的系統及方法); 5,077,733 (數個裝置共用匯流排的控制方法); 4,939,641 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統); 5,379,379 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統及方法);以及 5,892,509 (具有特定影片分享功能的網路電腦)。

Quanta 所持的爭辯理由主要是：如果 Intel 經過 LGE 授權銷售給 Quanta 等廠商的產品是 LGE 專利之必要元件的具體實施，而且這種產品沒有除侵權使用之外的其他合理用途 (no reasonable non-infringing use)，那麼 Intel 將此類產品銷售給 Quanta 等廠商即已致使 LGE 的專利權被耗盡。在訴狀中，Quanta 引用最高法院於 1942 年作出的判例：United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-251 (1942) ([W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.)。然而，最高法院在 Univis 中的上述見解值得商榷，因為即使某項產品是某件專利之必要元件的具體實施，這並不代表該項產品為該件專利所保護；畢竟，專利所保護的是專利權項所界定的專利標的，不是構成專利標的的某一個或某些必要元件。最高法院將會針對專利權耗盡原則與默示授權 (甚至專利權濫用等議題) 提出詮釋，而且判決結果勢必直接影響製造、銷售、產品設計等產業的交易模式、合約的簽訂以及權利金的計算等面向。