美國專利體系文摘 (DIGEST OF U.S. PATENT SYSTEM)

專利申請公眾告知的缺失

2008-04-28T21:51:00.001+08:00

Michael Risch, 21 Harv. J. Law & Tec 179 (2007)

發明通常很難用文字來形容，而且專利經常包含摻有法律意義的技術內容，使得專利權利要求或專利權項 (patent claim) 比其它法律文件更加難以解讀。儘管已有複雜的解讀規範，專利法仍未能達成其中一項基本任務：以一種符合一致性和可預測的方式，讓有興趣的人能夠瞭解專利的範圍。

Michael Risch 主張廢棄在專利審查過程中 (patent prosecution) 採取「最寬廣的合理意義 (broadest reasonable construction)」法則來解讀專利權項，讓仰賴專利的人能夠獲得更為確定的權利範圍解讀結果。Michael Risch 表示，在專利申請過程中，專利權項的解讀應依照專利訴訟所採用的相同法則進行；同時，專利審查員可利用其它方法來提高專利權項意義的明確性。目前，不同的法律處理階段是採用不同的法則來解讀專利。在專利申請過程中，美國專利商標局 (USPTO) 的專利審查員是以「最寬廣的合理意義」來解讀專利權項。然而，在訴訟當中，法院是以具有發明所屬技術領域之一般技藝人士 (person having ordinary skill in the art, "PHOSITA") 的角度來解讀專利權項的範圍。值得注意的是，雖然專利申請人與專利審查員擁有最充分的資源來界定專利權項的範圍，但她們都沒有動機去設法提高專利權項意義的確定性。確切來說，專利申請人反而有動機使專利權項保有模糊的範圍，因為模糊性可為往後的爭議取得更大的爭辯空間。專利審查員的動機在於核准有效的專利；專利審查員所要處理的問題是專利權項所界定的發明是否具有專利性，因此，當專利權項具有專利性時，他們沒有動機去進一步釐清範圍模糊的專利權項。專利審查員知道，需要在訴訟當中解讀專利權項範圍時，法院會釐清所有關於權項範圍模糊的議題。此外，審查員也知道，法院不會要求她們為專利權項的解讀問題出庭作證。

在沒有誘因產生範圍明確的專利權項的情況下，採用「最寬廣的合理意義解讀法則」就是為了補償這樣的缺失。理論上，採用這種法則可以透過以下三種方式創造出提供公眾告知 (public notice) 的誘因：1) 藉著反覆修改專利權項來釐清請求保護的範圍，並藉此形成公開資料；2) 鼓勵專利申請人，在提出專利申請時就以更精確的方式撰寫專利權項；以及 3) 在專利審查過程中設定專利權項的範圍，使得在侵權訴訟中重新解讀的專利權項範圍比較不會以不公平的方式涵蓋潛在的侵權產品或方法。Michael Risch 將前述三種能夠提高明確性的方式稱作提升公眾告知功能的「方法 (method)」。雖然最寬廣的合理意義解讀法則有時能達到預期的效果，但在理論或實務上都有可能會失效。確切來說，在審查過程中，範圍模糊的專利權項不一定會被核駁；專利申請人或許沒有足夠的誘因撰寫範圍清楚明確的專利權項；USPTO 可能無法定出適當的專利權項範圍，因為法院解讀的範圍經常比 USPTO 所解讀的範圍要來得廣。最寬廣的合理意義解讀法則確實是弊大於利，潛在的競爭者會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害且無法補救；當這種法則容許法院以違背專利權人對其專利的理解來解讀範圍不明確的專利權項時，甚至連專利權人也可能會因此而蒙受損失。

Michael Risch 認為，專利審查員應該援用與法院所採相同的原則來解讀專利權項，亦即以 PHOSITA 的角度來解讀專利權項的範圍，如此就能提高專利權項範圍的確定性；Michael Risch 將此處理法則稱作「PHOSITA 法則」。這種改變的代價不高；雖然審查員可以很容易地在專利說明書和圖式所設定的背景裡研讀專利權項的內容，但目前的法規要求審查員必須採用最寬廣的合理意義解讀法則來解釋專利權項。此外，專利審查和訴訟過程可以進行調整，以彌補因廢棄最寬廣的合理意義解讀法則而造成的空缺；確切來說，Michael Risch 主張進行下列變革：1) 專利審查員應更加審慎地核駁未受專利說明書支持的專利權項；2) 專利審查員應要求專利申請人提供放棄聲明 (disclaimer) 或字詞的定義，以釐清範圍模糊不清的專利權項；以及 3) 專利審查員應有更大的權限來核駁涵蓋顯而易見發明的專利權項，藉以限制專利權項的範圍。

專利耗盡法則

2008-04-27T01:25:00.002+08:00

Mehdi Ansari, 22 Berkeley Tech. L.J. 137, 139-140 (2007).

專利權人擁有排除他人製造、使用、銷售 (包括要約銷售) 其已取得專利保護的發明，但此排他權會受到專利耗盡法則 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。美國專利法第154條 (35 U.S.C. § 154) 明訂專利權人的排他權利，並規定專利權人得將其權利授予第三人。根據專利耗盡法則，受到專利保護的產品 (「專利產品」) 的購買者不須得到專利權人的同意即能使用和銷售該項專利產品；因此，對專利權人而言，專利耗盡法則是一種限制。此種限制是合理的，因為專利權人在銷售專利產品以獲取所欲取得的報償時，即已放棄該項產品的控制權。購買者為購買專利產品而支付代價，因此應有與其他物品的擁有者同樣的權利，亦即使用和重新銷售的權利。

Adams v. Burke 訟案是專利耗盡法則的起源。在 Adams 訟案中，美國最高法院裁定：當專利權人售出一項產品，且該項產品只具有使用的價值時，「他即已獲得該項使用的代價，並捨棄限制該項使用的權利。此項產品 … 不受壟斷的限制」。其後，在 Keeler v. Standard Folding-Bed Co. 訟案中，美國最高法院裁定：根據 Adams 判例，專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品，因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異。

專利耗盡法則也適用於專利權受讓人 (licensee) 的銷售行為。在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc. 訟案中，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁定：「存在已久的專利耗盡法則同樣適用於專利權受讓人依照授權合約製造並銷售的專利產品」。根據專利耗盡法則，經過授權銷售專利產品時，不論銷售者是專利權人或是專利權受讓人，此項銷售即已使專利產品脫離專利的控制，而且專利權人對於該項產品所擁有的權利亦不復存在。

專利耗盡法則只適用於無條件型銷售 (unconditional sale)。在銷售合約中，在不違反法律或政策的前提下，當事人可任意納入條件。若一項合約包含了可依法主張的條件，則在專利權人得維持特定權利的情況下，這些權利沒有耗盡的情事。根據 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 訟案，「專利耗盡法則不會使條件型銷售轉變為無條件型銷售」。根據法律上的推定：當專利權人所銷售的專利產品受到某種條件限制時，她只得到受限使用 (restricted use) 的對等報償；購買者只能在不違反限制條件的前提下使用該項產品。然而，不存在這種限制條件時，專利耗盡將是預設法則 (default rule)。

大學是不是專利地痞？

2008-04-26T15:58:00.004+08:00

Mark A. Lemley, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611 (Spring 2008).

目前，強索行為 (hold-up) 是專利訴訟和專利授權的主要特點；大學機構正以前所未有的積極程度取得專利。這兩種看似不相關的發展趨勢結合在一起，已讓工商業界對於身為專利權人的大學機構逐漸感到挫敗。作者表示，當他和不同行業的工商人士對談時，她們都認為大學機構是新的專利地痞 (patent troll)。本文中，作者主張大學機構應在技術轉移 (technology transfer；簡稱「技轉」) 業務上扮演更為宏觀的角色。大學技轉業務的首要目標應設定在使科技發揮最大的社會影響力，而不只是求取最多的權利金收益。有時，這些目標符合大學機構的短期經濟利益；有時則可透過專屬授權 (exclusive license)，將專利授權給公司企業，使專利所保護的發明能夠商業化，對社會產生最大效益，大學也能藉此獲取鉅額收益。這樣的目標有時可以實現，但不必然會實現。

大學機構也可採取非專屬授權 (non-exclusive license) 的方式 (尤其是授權的專利涉及到具有基礎效用的技術時)，將專利授權給許多分屬不同領域的企業或個人去進行商業化活動，使專利所保護的發明能夠發揮最大的社會影響力，這樣就可以透過不同的嘗試來檢視得到授權的公司或個人是否能夠成功地生產和行銷專利產品或服務。

大學機構應採取更為細膩的專利授權政策，而不是只在專屬和非專屬授權之間進行選擇而已。舉例來說，大學可以針對不同產業進行專利授權業務，或是在授權期限上做不同的規劃，或者在授權商業行銷的同時，免除研究實驗的專利侵權責任；大學機構也可根據是否達成專利技術推廣的目標來調整授權計畫。特別是在軟體產業，技轉的社會影響力經常是展現於大學放棄取得專利，或是將專利免費授權給所有公司或個人。

關於誰是專利地痞以及如何解決專利地痞的問題，已引起激烈的討論；作者認為，我們可以從檢視大學機構的專利而得到啟示。大學本身沒有實施專利所保護的發明，因此以廣義的解釋來說，她們與專利地痞有共同的特點；儘管如此，大學機構不是專利地痞。瞭解大學與專利地痞之間的差異，將有助於釐清專利地痞的問題。作者認為，專利地痞就是由專利地痞的作為所定義。無論是否從事生產製造，大學和大部分的專利權人一樣，有時會被視為壞份子 (bad actor)。因此，重點不是找出誰是壞份子，而應放在不當的行為以及法律為何造就出此類不當的行為。

Tafas v. Dudas - Memo

2008-04-24T14:56:00.006+08:00

Stephen J. MacKenzie*

在 Tafas v. Dudas 訟案中，美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia；「聯邦地院」) 判定 USPTO 所制訂的限制專利權項和延續案數目的新法無效。新法原訂 2007 年 11 月 1 日起生效，但因聯邦地院發出暫時禁制令而暫緩施行 (隨後發出永久禁制令)。新法的規範主要包括：(1) 在沒有提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下，「5/25 法規」將獨立專利權項的項數限制為 5 項，並將總項數限制為 25 項；以及 (2)「延續案法規」將專利申請人有權提出的延續申請案 (continuation application, CA) 與部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) 的總數限制為兩件，並將提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE) 的次數限制為一次 (「2+1 法規」)。當專利申請人提出的獨立權項數及／或專利權項總數超過「5/25 法規」的限制時，申請人必須提交 ESD，其內容必須包括能協助專利審查員進行專利性評估的資料。若申請人想越過「2+1 法規」的限制，延長專利審查過程，則其必須透過請願 (petition) 說明為何先前沒有提出相關的修改、爭辯或證據。上述兩項法規適用於目前仍處在申請過程中的所有申請案。

原告 Tafas 依據行政訴訟法 (Administrative Procedures Act, APA) 針對上述新法提出異議，其爭辯新法具有實體法性質，因此USPTO制訂該等新法違反 35 U.S.C. § 2(b)(2) 的規定，因為 35 U.S.C. § 2(b)(2) 僅授權讓 USPTO 制訂程序法。另一方面，被告 USPTO 辯稱，實體法和程序法並無差異，而且即使有差異存在，由於其所制訂的新法「有助於處理專利申請案並加速處理時程」，因而新法應屬程序法。

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判例已確立 USPTO 沒有創制實體法的權力；APA 或專利法也沒有授予這樣的權力給 USPTO。然而，USPTO 依法有權制訂程序法，儘管這種程序法伴隨有實體法的效果。

聯邦地院不同意 USPTO 的論點並認定新法屬於實體法，因為新法改變了現行法規，而且會影響到專利申請人依照專利法所享有的權益。地院法官 Cacheris 認為，「5/25 法規」以強制方式任意限制延續申請案的數目，此限制違反了專利法第 120 條 (35 U.S.C. § 120) 的規定。在解讀 35 U.S.C. § 120 時，地院認為該項法條容許專利申請人提出數目不受限制的專利申請案；再者，「5/25 法規」強制地限定權利要求的項數，而且 ESD 將專利審查的責任轉移到申請人身上，實屬違法舉措。總之，專利法容許申請人提申數目不受限制的延續申請案，並且要求專利審查員進行專利審查工作，而不是由申請人執行審查。聯邦地院進一步提到，ESD 的強制性要件包括要求專利申請人必須進行先前技術文獻的檢索工作，但此要求違反了 CAFC 的判例。

未來可能的結果
目前，延續申請案與專利權項的規範仍以現行法規為依據。USPTO 已表示將向 CAFC 提出上訴。由於此訟案是以即席判決 (summary judgment) 方式裁定，CAFC 將會依照重新審理原則 (review de novo) 來處理聯邦地院的判決。然而，CAFC 的審理結果可能會維持原判，因為 USPTO 確實逾越了法律所認可的職權。總之，USPTO 所制訂的新法規明顯剝奪法律賦予專利申請人的權利，而且也不符合 CAFC 和其前身海關暨專利上訴法院 (Court of Custom and Patent Appeals, CCPA) 的判例。

CAFC 應考慮 USPTO 所提出的 Chevron 論點
聯邦地院先前拒絕考慮 USPTO 所提出關於 Chevron** 判例的論點，以及其他與行政程序法有關的論點；前述論點是關於法院是否應聽從 USPTO 對於專利法的解釋，以及新法規是否有違反專利法的情事。然而，目前美國國會正在審議影響層面廣泛的專利改革法案 (Patent Reform Act)，因此 CAFC 可能準備考慮前述論點；這樣的舉動正好讓 CAFC 有機會在頒佈施行專利改革法之前，先釐清 (而且有可能限縮) USPTO 的制法權限。專利改革法案包含了幾項會直接影響到 USPTO 的法條，例如：核准後舉發程序 (post-grant opposition proceeding)、專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102) 的修改，以及廢除抵觸 (Interference) 程序 (並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代) 等。值得注意的是：眾議院的版本明訂授予 USPTO 制訂實體法的職權，因此一旦美國國會立法通過，新法將會推翻 Tafas v. Dudas 的判決結果。因此，CAFC 應預先針對前述議題提出見解，以釐清 USPTO 在制訂法規方面的法定職權。
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* Steve 和我在 Franklin Pierce Law Center 一起修習專利法，感謝他提供本文。以下是他的簡介：
Stephen J. MacKenzie is an associate in Womble Carlyle’s Intellectual Property Practice Group. Prior to beginning his legal career, Steve worked as a New Product Development engineer for W.L. Gore & Associates Fuel Cell Technology Group. While at Gore, Steve managed key customer projects and programs aimed at developing new membrane electrode assemblies for automotive polymer electrolytic fuel cells. Before joining Gore, Steve was a research engineer at the Army Research Laboratory in Aberdeen, Maryland, where he specialized in characterizing bi-modal epoxy networks and hyper-branched polymers.

Professional Activities: Admitted to bar, 2006, Delaware. Admitted to practice before the U.S. Patent and Trademark Office. Member, Delaware State Bar Association; Member, American Intellectual Property Law Association (AIPLA); Member, American Institute of Chemical Engineers (AIChE); National Society of Professional Engineers, Delaware Chapter.

Education: B.S., Chemical Engineering, 1999, University of Delaware; J.D., magna cum laude, 2005, Franklin Pierce Law Center.

** Chevron 訟案中，在國會未提及相關法規解釋的情況下，美國最高法院聽從美國國家環境保護局 (EPA) 針對環境保護法 (Environmental Protection Act) 所做的合理解釋 (“[A] court may not substitute its own construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made by the administrator of an agency.” Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc., 467 U.S. 837, 844 (1984))。

美國聯邦地院永久禁止 USPTO 施行新法規

2008-04-02T22:38:00.005+08:00

2007 年 10 月 31 日，美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion)；此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規 (“Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications"；「新法」)。因此，原本訂於 2007 年 11 月 1 日生效的新法已被禁止實施。

2008 年 4 月 1 日，Cacheris 法官做出即席判決 (summary judgment)，認定 USPTO 所制訂的屬於實體法性質的新法為無效，因為 USPTO 基於 35 U.S.C. § 2(b)(2) 而被賦予的立法權並不擴及制訂實體法 (substantive rules)。

實體法是指會影響到個人權利與義務的法規。USPTO 的新法會限制申請人的權利，使其不得無限制地提出延續申請案以及任意數目的專利權項。雖然 USPTO 有權 (35 U.S.C. § 2(b)(2)) 制訂或修改程序法 (procedural rules)，但其無權修改美國國會所制訂的實體法。

企業巨擘與車庫內的發明家

2008-02-10T16:43:00.000+08:00

John Markoff "Two Views of Innovation, Colliding in Washington." New York Times, January 13, 2008, Late Edition.

美國參議院準備以不怎麼精明的方式審議專利改革法案，此時值得我們回顧非預期後果法則 (the law of unintended consequences)。

舉例來說，過去半個世紀中，矽谷所創造出來的成就多半是意外發現的結果而不是刻意設計出來的產物。William Shockley 是發明電晶體的其中一位發明人，他之所以會搬到加州，純粹是因為他母親住在那裡。位在新澤西州的貝爾實驗室 (Bell Labs) 雖然發明了電晶體，但在 1950 年代的反托拉斯 (antitrust；反壟斷) 訴訟中，AT&T 的巨大電話部門被迫將該項技術公開授權給其他公司，卻只收到微不足道的權利金。此外，1970 年代末，矽谷內的創投公司因國會放寬退休基金的相關管制措施而得到激勵，引爆了備受矚目的首次公開募股 (initial public offerings, IPO) 熱潮。

三十年後的今天，美國國會正在研議的專利改革法案可能會再次改造創新和企業經營的結構，而且會以難以預料的方式影響未來數十年。

在相對較少的爭議之下，美國眾議院通過 2007 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2007)；然而，在參議院則引發了激烈的討論。從目前的草案內容看來，大幅度限制專利侵權賠償金的裁定額將會改變專利權人與潛在侵權者之間的權利平衡關係。

在大型企業的眼裡，雖然國會於最近幾年持續在審議專利改革法案，但直到去年才得到最迫切的關注。Intel、Microsoft、IBM 及 Apple 等公司已逐漸發覺她們必須審慎應付美國的專利體系，以免「誤觸地雷」，同時這些大型企業也在尋求限制弱勢專利權人和「專利地痞 (patent troll)」的手段；專利地痞所指的就是購買成百上千件專利的投機份子，他們以提出專利侵權訴訟為要脅，迫使潛在侵權者付出權利金。

大型資訊科技公司可以逐漸仰賴她們的市場優勢以及交互授權的合作關係，而不依賴專利權；因此，這類企業正嘗試抑制鉅額的專利和解金 (例如 NTP 勝訴後從黑莓機 (BlackBerry) 的製造商 Research In Motion (RIM) 獲取高達六億一千兩百伍十萬美元的和解金，以及 Gateway 與 Microsoft 支付給 Lucent 的十五億兩千萬美元的賠償金額 (本案已經撤銷))。

參議院的領導階層似乎贊同大型企業的看法。另一方面，持反對意見而與大型科技公司對抗的個人與團體則包括設計 Segway (一種可以自動平衡的兩輪電動滑板車) 的發明人 Dean Kamen 和曾經擔任蘋果電腦工程師的 Steve Perlman (他是 QuickTime 的共同發明人)，以及小型企業和風險投資者；眾所周知，個人發明人與小公司沒有如同大企業所保有的市場優勢。在大型科技公司與製藥企業之間的對抗情勢下，這些個人發明人與小公司站在製藥企業這一邊；傳統上，製藥公司一直都是仰賴強勢專利制度的保護。兩大集團的戰線已然形成，國會必須努力解決創新應該要保護到什麼程度的問題。

國會是冒著扼殺弱勢發明者的風險在進行專利改革，因為這些弱勢發明人有可能在車庫裡想出可以改變全世界的新點子。另一方面，像 Intel 和 Microsoft 等大型公司可以利用他們享有的市佔優勢來降低商品售價，消費者也因此而受惠。如果我們消減了讓個體發明人去改造整體產業的誘因，那麼在產業巨擘的研發部門裡是否還能有足夠的創新能力？

的確，我們可以輕易知道現行專利法規的缺失，以及它對於消費產品的影響。舉例來說，雖然 Apple 的 iPhone 有許多優異的功能，但相較於 RIM 的 BlackBerry，iPhone 的電子郵件功能不太好用；企業經理人說，這是因為 Apple 必須小心翼翼地避開 NTP 的專利。在先前提到的訴訟裡，雖然 NTP 所主張的大部分專利已被 USPTO 認定為無效，但 NTP 所提起的某些侵權訴訟仍在進行當中。

Perlman 表示，最高法院已經做成兩項重大判決，解決了「專利地痞」的問題；其中之一是 eBay v. MercExchange，另一是 KSR International v. Teleflex。在 eBay v. MercExchange 中，最高法院抑制了拿一項只涵蓋微小技術特徵的專利當作武器的情況。在 KSR International v. Teleflex 之後，專利權人將更不易證明他的發明不是顯而易見的發明；此外，KSR 判例將使現存的專利更經不起專利有效性的挑戰，而且獲得專利的門檻也隨之提高。Perlman 還表示，專利改革立法草案的最大缺失是在於容許處於主導地位的大型科技公司強勢地控制創新的步調。

目前，法院是採用 "Georgia-Pacific factors" 所代表的15個考量因素來裁定專利訴訟案件中的賠償金。然而，根據目前的專利改革提案，賠償金的計算只會考量到單獨一個「分配 (apportionment)」的概念。確切而言，賠償金的計算將會以經濟分析為基礎，以確保賠償金只涵蓋歸功於系爭專利相對於先前技術所創造出來的經濟價值。

Perlman 認為，提高效能並降低成本是電腦產業的創新特性，因此，專利改革提案會為發明人創造出適得其反的誘因；如果一項發明的功效是在於降低某一種裝置的成本，他解釋說，「那麼你分配到的利益將會愈來愈少。」

專利改革提案的支持者以懷疑的態度看待限制賠償金所可能帶來的重大影響。例如，史丹佛大學的知識財產學者 Mark A. Lemley 作證支持這項提案，他提到：「我必須說我很訝異，分配的作法竟然會引發這麼大的爭議」，「我實在想不出任何正當的理由，可以支持專利權人有權獲得比她的發明對某一項產品的貢獻還要大的報酬」。

一般預料，即使國會採納個體發明人的部分意見而修訂提案內容，專利改革提案還是會在今年通過。

專利改革法案：布希政府的看法

2008-02-07T19:58:00.000+08:00

美國商務部日前 (2/4) 發函給美國參議院司法委員會主席 Patrick J. Leahy，針對參議院正在研議的 2007 年專利改革法案 (The Patent Reform Act of 2007；S.1145 法案) 表達行政部門的看法。以下是信件內容的摘要。

美國知識財產體系 (the U.S. IP system) 是全世界最好的 IP 體系。據估計，美國握有的 IP 價值超過 5 兆美元。因此，為了改革美國 IP 體系而提出任何方案時，都必須以謹慎的態度和深思熟慮的方式進行。行政部門極力支持專利革新立法的通過，期能藉由提升專利品質，使所有產業和技術的創新者得到公平的待遇，進而減少專利訴訟的花費，促進專利權人與使用者所需要的確定性。

行政部門對於專利改革法案的第 4 條 ("Right of the Inventor to Obtain Damages") 仍持反對意見。對於一個運作還算不錯的 IP 體系來說，目前提議的草案所造成的危害多過這項法案所帶來的好處；因此，除非對該法條進行大幅度的修訂，否則行政部門將繼續反對 S.1145 法案的全部內容。在侵權賠償的法條部分，行政部門認為尚未建立一個可靠的基礎來支持進行大幅度的修法。在目前提議的草案中，第 4 條所制訂的要件可能會導致許多專利權人所得到的賠償不足，而且有可能會助長侵權行為。目前法院在決定賠償金額時，會考量許多已廣為採納的因素；藉由制訂法規來要求法院必須以嚴格的方式在所有訴訟案件中採用眾多因素當中的其中一個，實在不是明智之舉。

行政部門希望與國會合作，共同找出一個能夠兼顧鼓勵創新、強化 IP 權利行使及遏止侵權行為的方案。然而，行政部門也強調，如果沒有提供實質性的修法來保護發明人並遏止侵權行為，那麼他們將會持續極力反對目前的草案。此外，專利法應明確賦予法官職權與責任，使其能找出陪審團員在衡量賠償時所需考量的所有相關因素，並且在訴訟案件審理文件中留下充分的證據基礎。同樣地，陪審團員也必須在評估賠償金額時考量所有的因素 (而且只考量這些因素)。行政部門強調，司法體系應根據訴訟案件的實際情況，採取彈性的方式來裁定合理的權利金，而且這樣的處裡方式不應因牽涉到的技術領域不同而有差異。

美國商務部支持草案中關於促使專利申請人提供高品質申請文件的條文。行政部門深信，高品質的專利是來自於高品質的專利申請文件以及 USPTO 目前正在進行的品質提升行動。此外，專利審查的效率也仰賴專利申請人提供高品質的申請文件。S.1145 法案中已包括基本資訊要件以及不公平行為的改革。然而，商務部關切不公平行為的處分是否足夠，以及草案中仍沿用「對明智的審查員來說是重要的 (important to the reasonable examiner)」—這一種用來衡量資訊之重要性所採用的模糊標準。

在准予專利後之審查 (post-grant patent review) 方面，行政部門支持這樣的審查程序，因為這可為想要挑戰專利有效性的人士提供訴訟以外的另一種選擇，而且花費較少。然而，行政部門認為提出 post-grant patent review 的第一期間 (first window) 與第二期間的門檻標準需要進一步的釐清。行政部門也表達了支持終止 Inter partes reexamination 的看法。

行政部門支持將美國專利體系修改為以「發明人先申請 (first-inventor-to-file)」為原則的體系。

在惡意侵權 (willful infringement) 方面，行政部門表示其樂見聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 所作成的 Seagate Technology 判決(In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)) ("[W]e overrule the standard set out in Underwater Devices and hold that proof of willful infringement permitting enhanced damages requires at least a showing of objective recklessness.")；In re Seagate 判例提高了惡意侵權的判斷標準。確切來說，CAFC 捨棄「注意的義務 (duty of care)」這項標準，而只在發生「肆無忌憚的侵權行為」時才會提高懲罰性賠償金。

美國最高法院針對專利法進行的另一項嘗試

2008-02-04T15:00:00.000+08:00

參考資料：Jess Bravin and Justin Scheck "Justices Get Another Shot At Patent Law." Wall Street Journal, January 16, 2008, Eastern Edition

最近，關於專利的某些最大創意是來自於美國最高法院，反而不是出自於生技公司或矽谷的工程師。近年來，美國最高法院已重新定義專利法規，廢棄對專利權人較有利的嚴格法則，轉而傾向採取較具彈性的處理方式。以下列舉幾個重要的判例：
- 2007 年 4 月 30 日：KSR International v. Teleflex
更容易證明創新提案的顯而易見性，因此比較不容易取得專利。
- 2007 年 4 月 30 日：Microsoft v. AT&T
美國專利的保護不及於在美國境外安裝的軟體。
- 2007 年 1 月 9 日：MedImmune v. Genentech
獲得專利授權人 (licensee) 更容易挑戰美國專利的有效性。
- 2006 年 5 月 15 日：eBay v. MercExchange
推翻自動禁制令的判決；專利權人於勝訴後，法院不必然會對侵權者發出禁制令。
- 2005 年 6 月 13 日：Merck v. Integra LifeSciences
在研發初期，醫藥廠商可以廣泛地免除專利侵權的責任。

曾有人批評 CAFC 明顯傾向專利權人，給予他們過多的市場優勢。近年來，最高法院在布希總統的支持下，以少有的高度一致性撤銷或推翻一系列由 CAFC 作成的判決。此外，美國國會正在審議專利改革法案，研議中的核准後舉發程序 (post-grant opposition) 將使挑戰專利的有效性更為容易。

美國憲法明訂專利法的目的是要「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the progress of science and useful arts)」。在這個前提之下，創新者從他們的發明當中獲取報酬與為社會帶來益處之間相互對立，因此必須取得平衡。如前所述，近年來最高法院的專利判例已從根本上改變了先前維持的平衡局面。大型企業經常是被控專利侵權的對象，現在這些企業比較不願意和解，專利權人所能主張的權利範圍與和解權利金勢必會縮減。

有些人認為問題不在於發明是否值得受到法律的保護，而是在於專利法是否是最佳的保護方式。舉例來說，加州大學法學院教授 Peter Menell 就曾表示，Google 的核心資產—搜尋引擎—大部分是以營業秘密而不是專利的形式加以保護；在這種情況下，最佳的保護就是防止別人看見他們的程式碼。

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最高法院正在審理 Quanta Computer v. LG Electronics (Quanta v. LGE) 專利侵權訴訟。LGE 控告 Quanta 等電腦廠商侵犯其美國專利*，理由是這些廠商將 Intel 生產的微處理器或晶片安裝在非由 Intel 生產的電腦零組件上。本案牽涉到專利權耗盡原則 (patent exhaustion) 與默示授權原則 (implied license)。Intel 獲得 LGE 的授權，得以製造微處理器和晶片組，並將這些微處理器或晶片組銷售給其他公司。然而，LGE 與 Intel 在其專利授權合約中特別提到，Intel 取得授權的範圍不及於 Intel 的客戶。據此，當 Intel 將前述微處理器或晶片組銷售給客戶時，其明白告知：Intel 自 LGE 取得的授權不包括「任何將 Intel 製品組裝在非 Intel 製品上所製成的產品 (any product that you may make by combining an Intel product with any non-Intel product)」。Quanta 爭辯說，除了當作電腦零組件之外，前述晶片沒有其他用途；因此，讓 LGE 再次收取權利金，對 Intel 的客戶來說不公平。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁決認為：LGE 與 Intel 之間的交易是附帶條件的交易 (conditional sale)，Intel 與其客戶之間的交易也是 conditional sale，因此 LGE 的專利權沒有耗盡。Quanta 不服 CAFC 的判決而向最高法院提出上訴。

*: 4,918,645 (提高電腦系統匯流排頻寬效率的系統及方法); 5,077,733 (數個裝置共用匯流排的控制方法); 4,939,641 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統); 5,379,379 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統及方法);以及 5,892,509 (具有特定影片分享功能的網路電腦)。

Quanta 所持的爭辯理由主要是：如果 Intel 經過 LGE 授權銷售給 Quanta 等廠商的產品是 LGE 專利之必要元件的具體實施，而且這種產品沒有除侵權使用之外的其他合理用途 (no reasonable non-infringing use)，那麼 Intel 將此類產品銷售給 Quanta 等廠商即已致使 LGE 的專利權被耗盡。在訴狀中，Quanta 引用最高法院於 1942 年作出的判例：United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-251 (1942) ([W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.)。然而，最高法院在 Univis 中的上述見解值得商榷，因為即使某項產品是某件專利之必要元件的具體實施，這並不代表該項產品為該件專利所保護；畢竟，專利所保護的是專利權項所界定的專利標的，不是構成專利標的的某一個或某些必要元件。最高法院將會針對專利權耗盡原則與默示授權 (甚至專利權濫用等議題) 提出詮釋，而且判決結果勢必直接影響製造、銷售、產品設計等產業的交易模式、合約的簽訂以及權利金的計算等面向。

不定冠詞的複數意涵

2008-02-03T10:20:00.000+08:00

Baldwin Graphic Sys. v. Siebert, Inc., 2008 U.S. App. LEXIS 783 (Fed. Cir. 2008).

Baldwin Graphic Systems, Inc. (Baldwin) 控告 Siebert, Inc. (Siebert) 侵犯其兩項美國專利 (Re. 35,976 (Reissue patent) 和 5,974,976)。Baldwin 的專利是關於印刷機的清理系統，此種系統的主要技術特點是利用預先浸潤的織布捲來清理轉印滾筒上的油墨。北伊利諾州聯邦地方法院最後做出 summary judgment，判定 Siebert 沒有侵犯前述兩項專利。

圖 1 是預裝浸潤式清潔系統的側視剖面圖。
11 core (核心)
13 pre-soaked fabric roll (預先浸潤的織布捲)
15 sleeve (套管)
17 edge of sleeve
19 engagement means

Reissue patent 專利權項第 32 項記載如下：
32. A pre-packaged, pre-soaked cleaning system for use to clean the cylinder of printing machines comprising in combination:
(1) a pre-soaked fabric roll saturated to equilibrium with cleaning solvent disposed around a core, said fabric roll having a sealed sleeve which can be opened or removed from said fabric roll for use of said fabric roll, disposed therearound, and said system including
(2) means for locating said fabric roll adjacent to and operatively associated with a cylinder to be cleaned.

在解讀專利權項範圍時，聯邦地院將第 32 項中的 "a pre-soaked fabric roll" 解讀為 "a single pre-soaked fabric roll"，其主要理由是：第 32 項另提到 "said fabric roll"，因此不定冠詞 "a" 是「單一」的意思。

聯邦上訴巡迴法院 (CAFC) 不同意聯邦地院的上述見解，並引用 KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351, 1356 (Fed. Cir. 2000) 認為：當專利權項使用 "comprising" 這種開放式轉折詞時，不定冠詞 "a" 或 "an" 的意義是 "one or more"，而且這種解讀方式應視為一項法則 (rule) 而不是推定 (presumption)，更不是一種慣例 (convention)。CAFC 進一步強調，這項法則甚少有例外情況；要證明這項法則不適用時，必須證明專利權人已表明有明確的意圖，欲將 "a" 或 "an" 限制為 "one"。CAFC 認為，雖然第 32 項提到 "said fabric roll"，亦即以定冠詞 "the" 或 "said" 指稱先前提到的織布捲，但這樣的表述方式沒有改變前述法則所代表的複數意涵；換句話說，定冠詞搭配單數名詞的詞組只是再度援用原本用不定冠詞搭配單數名詞所代表的複數意涵。根據前述法則，不定冠詞搭配單數名詞具有「非單數」的意涵，而且這樣的意涵不會因為後續使用定冠詞搭配單數名詞而有所改變。

然而，當專利權項的內容、專利說明書或專利申請歷程已明確表示 "a" 是代表「單一」的意思時，前述法則即不適用。關於此見解，可參見 Abtox Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997) 和 Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

專利審查員短缺的問題

2008-02-01T11:27:00.000+08:00

參考資料：
GAO Study Considers Patent Examiner Shortages. 2008. Computer and Internet Lawyer, January 1, 39-40.

隨著專利申請案的數量和複雜程度的增加，USPTO 從過去 15 年至今，一直處於積案過多的狀態。單看 2002 年的狀況，積案量已增加約 73%，總共 730,000 件專利申請案。

美國政府問責局 (The U.S. Government Accountability Office (GAO)) 於 2007 年 9 月提出的報告 ("Hiring Efforts Are Not Sufficient to Reduce the Patent Application Backlog") 指出，在過去五年當中，USPTO 每一年都是依照其預算和訓練額外工作人員的能力來擬定聘僱人數，而不是根據當時的積案數量或預期會收到的專利申請件數。為了因應逐漸增加的專利審查工作量，USPTO 在數年以前即已積極雇用新的專利審查員，但過去五年間，USPTO 實際聘僱到的審查員人數仍不及原本預計進用的人數；例如，2004 年會計年度預定的聘僱人數是 750 位，但由於經費的限制，實際上新聘的人數只有 443 位。由於沒有足夠的資源來訓練和督導大批新進的專利審查員，因此 USPTO 已改變其原先的策略。雖然目前的策略能使預計雇用的人數比較符合 USPTO 所能運用的訓練和管理資源，但這樣的策略沒有考慮到需要多少審查員來改善積案的問題。正因為如此，積案問題仍會持續存在。

2002 至 2006 年間，USPTO 雇用了 3,672 位專利審查員，其中有 1,643 位已離職。值得注意的是，離職人員當中有 70% 待在 USPTO 的時間不滿五年。對 USPTO 而言，這是一項重大的損失，因為申請案的初步審查工作主要都是由新的審查員負責，新審查員的離職率高代表無法有效解決積案問題。GAO 發現，USPTO 局內對於專利審查員離職率高的現象所持的看法並不一致。確切來說，PTO 管理階層認為審查員離職的原因主要是個人因素；例如，工作不合適或因配偶的關係而必須搬家。審查員本身則持不同的看法，他們認為審查員沒有足夠的時間達成不合時宜的績效目標 (30 年前制訂的工作量) 才是造成離職率高的主要原因。為了達成工作目標，大部分的審查員必須超時工作，而且大多沒有加班費；甚至許多人犧牲年度休假來換取績效。這種情況即表示 USPTO 有必要檢討其所訂定的工作目標。在此方面，GAO 建議 USPTO 應針對工作量設定進行全面性的評估。

USPTO 留住審查員的努力主要投注在提供額外補貼以及優良的工作環境。舉例來說，相較於職級相等的聯邦雇員，專利審查員的薪資高出 25%；績效優良者可以得到額外的獎金。最有效的「留人計畫」當屬兼職或全職工作的選擇以及在家上班。

聯邦地院暫時禁止 USPTO 施行新的法規

2007-11-01T21:02:00.000+08:00

美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 於 2007 年 10 月 31 日同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion)，此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規。因此，原本應於 2007 年 11 月 1 日生效的新法規已被禁止實施；預料在法院做出最終判決之後才會撤銷此禁止令。USPTO 可能會向 CAFC 提出上訴。此外，USPTO 已發出通告，表示其雇員會依照 2007 年 10 月 31 日時仍有效的法規進行專利申請案的處理和審查，直到有進一步的通知為止。

美國專利權項與延續案的新法規：概要

2007-09-30T12:04:00.000+08:00

Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, 72 FR 46716 (August 21, 2007) (final rule).

新的法規將於 2007 年 11 月 1 日生效。

目的：提升專利 (審查) 品質，加速專利審查流程。

2006 年 1 月，USPTO 提議修法，改變以下專利申請／審查的實務：
- 延續案的申請；
- 專利申請案包含有無專利性差異的 (patentably indistinct) 專利權項；以及
- 專利權項的審查。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在*沒有*附帶請願 (petition) 和說明 (showing) 的情況下，以一個申請案家族 (application family：包括原始申請案及其 CA 或 CIP 申請案) 為基礎，提申：
- 兩個延續申請案 (continuation application, CA) 或部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) (亦即兩個 CA 或兩個 CIP 申請案，或一個 CA 和一個 CIP 申請案)；以及
- 一個繼續審查請求 (request for continued examination, RCE)。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下，以一個申請案家族為基礎，提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d)，若符合以下兩個條件，則專利申請人可以提申分割申請案 (divisional application)：
- 先前提申的申請案受到限制性選擇的要求 (requirement for restriction)；而且
- 分割申請案只包含未經審查且未被選擇的發明的專利權項。

根據 37 CFR 1.78(d)，專利申請人可以並行或先後方式 (in parallel or series) 提申分割申請案。
- 只要符合 35 U.S.C. 120 所規範的同樣處於申請狀態的要件 (copendency requirement)，分割申請案不需要在原始申請案仍處於申請狀態 (pendency) 的條件下進行提申。處於申請狀態是指尚未放棄或授予專利權。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在*沒有*附帶請願和說明的情況下，以一個分割申請案家族 (divisional application family：包括分割申請案及其 CA 申請案) 為基礎，提申：
- 兩個 CA；以及
- 一個 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114，專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下，以一個分割申請案家族為基礎，提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.75(b)，專利申請人在*沒有*提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下，可以在一個申請案裡提出至多 5 個獨立專利權項或總數 25 個專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b)，專利申請人若在針對專利權項進行實質性審查的第一次審查意見通知 (first Office action on the merits, FAOM) 之前提交 ESD，則可提出比 5/25 更多的專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b)，基於限制性選擇而撤回 (withdrawn) 的專利權項*不列入* 5/25 專利權項之項數門檻的計算。
- 申請人可以在 USPTO 發出第一次審查意見通知或要求限制性選擇之前，提交提議限制性選擇要求 (suggested restriction requirement, SRR)。

根據 37 CFR 1.75(b)，當其他同樣處於申請狀態的專利申請案 (copending application) 存在無專利性差異的專利權項時，所有此類申請案的專利權項均會列入 5/25 專利權項之項數門檻的計算。例如，若甲申請案與乙申請案是同樣處於申請狀態的專利申請案，而且甲申請案的某一個專利權項與乙申請案的某一個專利權項彼此互為無專利性差異的專利權項，則在計算甲案的 5/25 專利權項之項數門檻時，必須加上乙案的專利權項數；計算乙案的項數門檻時，必須加上甲案的專利權項數。然而，授予專利的權項 *不列入* 項數門檻的計算。
- 當*不存在*無專利性差異的專利權項時，專利申請人可以藉由提申一個原始申請案以及兩個 CA 或 CIP 申請案，而提出至多 15 個獨立權項／總數 75 個權項。

根據 37 CFR 1.78(f)，若下列兩個情況均成立，則申請人必須指明／提報其他共同擁有的 (commonly owned) 申請案或專利：
- 共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有相同的發明人；
- 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相隔兩個月內。

根據 37 CFR 1.78(f)(2)，若下列兩個情況均成立，則其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案會被推定為具有至少一個無專利性差異的專利權項 (但此推定可予以反駁)：
- 其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有大致相同的揭露內容；
- 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相同。

根據 37 CFR 1.78(f)(3)，對共同擁有並處於申請狀態的兩個或兩個以上的專利申請案而言，若此類申請案包含有至少一個無專利性差異的專利權項，則：
- 在判斷各個申請案是否超過專利權項的 5/25 門檻時，USPTO 會將每個申請案的權項數目視為等同於所有此類申請案專利權項的項數總和 (參見 37 CFR 1.75(b)(4))；
- 在缺乏正當充分理由的情況下，USPTO 得要求刪除所有此類申請案當中包含的無專利性差異的專利權項，而只容許其中一個申請案保留該專利權項 (參見 37 CFR 1.78(f)(3))。

USPTO 仍維持在提申延續申請案或 RCE 之後的第一次審查意見即為最終核駁 (first action final rejection) 的審查實務。
- 專利申請人可依據 37 CFR 1.116 預先尋求 USPTO 接受最終核駁後的修改、答辯或新證據，藉以避免遭遇到第一次審查意見即為最終核駁的情況。

第二次或後續的審查意見可以是最終審查意見 (final action)，但當審查意見裡含有新的核駁審定，而且此核駁審定符合下列情況時，則不得為 final action：
- 由專利權項的修改 (包括刪除不具專利性的替代性標的) 所導致；
- 基於 FAOM 之後附帶繳付規費所提交的資訊揭露陳述書 (information disclosure statement, IDS)；
- 基於重複授予專利 (double patenting) 的核駁；
- 因指明 CIP 申請案當中得到先前提申專利申請案支持的專利權項所導致；或者
- 因證明某一個專利權項的構成元件是結構 (或步驟) 附加功能元件 (means- (or step-) plus-function claim element) 所導致。

資料來源：USPTO “Claims and Continuations Final Rule” Presentation Slide Set [updated 18Sep2007]
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

CAFC：“[S]ection 119(a) also requires that a nexus exist between the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed.”

2007-08-11T09:31:00.000+08:00

Boston Scientific Scimed, Inc. v. Medtronic Vascular, Inc., 2007 WL 2255222, 2007 U.S. App. LEXIS 18759 (Fed. Cir. 2007).

關於主張國際優先權的規定 35 U.S.C. 119(a)，CAFC 在新的判例中提出如下解釋：

“[A] foreign application may only form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant himself, or by someone acting on his behalf at the time the foreign application was filed.” (emphasis in original)

「國外申請案得依據專利法第 119 條第 (a) 項主張 [國際] 優先權的先決條件是：該國外申請案係由美國申請人本身提出申請，或是由該申請人於該申請案提申當時的代表人所提申。」

確切來說，申請美國專利時，若要根據 35 U.S.C. 119(a) 主張國際優先權，則國外申請案 (亦即美國以外的申請案) 必須是由美國專利申請案的申請人 (也就是發明人) 所提申，或是由該 (等) 發明人在國外申請案提申當時的代表人所提申。因此，若優先權申請案不是由發明人本身或其代表人 (someone acting on the inventor’s behalf) 所提申，則不得主張國際優先權。

CAFC 特別提到：“[A]n entity could not have filed a foreign application ‘on behalf of’ an inventor without the inventor's knowledge or consent[.]”；這明白表示，某自然人或法人代表美國申請人/發明人申請主張國際優先權的國外申請案 (例如台灣、中國大陸、日本、韓國、歐洲等國家或地區的專利申請案) 時，美國申請人／發明人至少必須知悉或同意 (knowledge or consent) 這樣的「代表關係」。

除美國以外，世界上絕大部分國家或地區的專利體系容許以公司法人為專利申請人；因此，對台灣和中國大陸的公司企業而言，通常專利申請人就是公司法人本身，而且第一次提申的專利申請案絕大部分是台灣專利申請或中國專利申請，並以這類申請當作主張國際優先權的基礎。就現況來說，當提出台灣專利申請時，台灣公司通常會讓發明人簽署「申請權證明書」、「專利申請權讓渡書」或類似文件，這應可證明公司是代表發明人提申台灣專利，所以應該不會有無法主張國際優先權的疑慮。然而，在中國專利申請方面，就我所知，目前中國國家知識產權局沒有要求申請人提交類似的申請權證明文件，發明人通常也沒有特別簽署能證明公司代表其申請中國專利的證明文件，因而可能會有無法主張國際優先權的疑慮。雖然一般公司會在其員工任職前要求簽署「聘僱合約書」或類似合約，而且通常會有知識產權歸屬的相關條款，但以判例內容看來，此種文件是否可以證明公司是代表發明人提申專利，仍需要進一步釐清，因為 CAFC 依法拒絕考慮 "theories of constructive trust and equitable assignment"。

Festo v. SMC：CAFC 認定 SMC 的鋁質套管是可預見的均等元件

2007-07-23T21:28:00.000+08:00

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 2007 U.S. App. LEXIS 15942, 2007 WL 1932269 (Fed. Cir. 2007) (“本案”).

歷經美國最高法院 (“最高法院”) 兩次的裁判以及兩次聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的全院聯席 (en banc) 判決，CAFC 再次探討可預見性 (foreseeability) 的法律問題。根據最高法院於 2001 年的判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2001))，若系爭均等元件 (equivalent) 是無法預見的 (unforeseeable) 均等元件，則專利權人仍可援用均等論 (the doctrine of equivalents, “DOE”) 主張專利侵權成立。CAFC 所要探討的問題是：系爭均等元件是否屬於可預見的 (foreseeable) 均等元件，而使該均等元件受到[專利]申請歷程禁反言 (prosecution history estoppel, “PHE”) 法則的限制而被放棄，因而不得援用 DOE 主張專利侵權成立。在本案中，CAFC 認為：如果替代元件 (alternative) 已揭露於發明相關的先前技術領域，則該替換元件即屬可預見的均等元件，其中「發明相關的先前技術領域」是指權利要求 (claim) 修改之前的範圍所示現的技術領域。

本案背景

- 1988 年 8 月，Festo 公司控告 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 和 SMC Pneumatics, Inc. (統稱 "SMC") 兩家公司侵害其兩項專利 (U.S. Patent Nos. 4,354,125 and 3,779,401)，其中 ’401 專利不屬於地方法院重審的議題，因而也不是上訴的議題；本案只涉及 ’125 專利 (“系爭專利”)。

- 1994 年 10 月，麻州聯邦地方法院 (“MDC”) 做出判決，認定 SMC 雖然未構成字面上的侵權 (literal infringement)，但卻構成均等論上的侵權。

- 1995 年 12 月，CAFC 維持 MDC 認定 SMC 專利侵權的判決。

- 1997 年 3 月，最高法院同意上訴請求聽審 CAFC 於 1995 年的判決，並指示 CAFC 參照 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997) 判決，探討 PHE 的相關議題。

- 1999 年 4 月，CAFC 撤銷 MDC 於 1994 年所做成 DOE 侵權的判決，並發回 MDC 進行重審。

- 1999 年 8 月，CAFC 同意進行 en banc 再次聽審 (rehearing)。

- 2000 年 11 月，CAFC 做出 en banc 判決，認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性 (patentability)有關，因而被完全禁止 (absolute bar or complete bar) 援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。

- 2001 年 6 月，最高法院同意聽審 CAFC 於 2000 年所做成的 en banc 判決。

- 2002 年 5 月，最高法院撤銷 CAFC 於 2000 年所做的判決，其認定專利申請案的修改並非完全禁止 DOE 的援用，實則必須探究專利權人是否放棄系爭均等元件，亦即必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 取代 CAFC 的完全禁止法則。

- 2003 年 9 月，CAFC 根據最高法院的前述判決，將上訴案發回 MDC 並指示針對 foreseeability 的議題進行重審。

- 2006 年 1 月，MDC 做成判決，認定系爭均等物是 foreseeable。

- 2007 年 7 月，CAFC 確認 MDC 認定系爭均等物是 foreseeable 的判決。

系爭專利

系爭專利是關於一種磁力耦合結構，其權利要求是針對一種可運用在傳輸系統的「小間隙」磁力耦合無軸桿圓柱管 (a "small gap" magnetically coupled rodless cylinder)。系爭專利只有一個圖式，如下：

如圖所示，磁力耦合結構的主要元件包括：圓柱管 (10)、活塞 (16)、受驅動組件 (18)、第一組永久性環狀磁鐵 (20)、第二組永久性環狀磁鐵 (32)、滑動導環 (guide rings, 24)、彈性密封環 (sealing rings, 26)、套管 (sleeve, 30)以及拭接環 (wiper rings, 44)，其中第一組永久性環狀磁鐵 (20) 設置於活塞 (16) 上，第二組永久性環狀磁鐵 (32) 設置於受驅動組件 (18) 的套管 (30) 內面上。當活塞 (16) 透過流體介質驅動時，其上的第一組永久性環狀磁鐵 (20) 以磁力牽引第二組永久性環狀磁鐵 (32)，進而帶動受驅動組件 (18)。受驅動組件 (18) 可以連結傳輸系統的其它組件 (上圖未繪示)，其運作原理類似氣動傳輸系統。滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上，其作用是導引活塞 (16) 在圓柱管 (10) 內滑動；彈性密封環 (26) 亦設置於活塞 (16) 上，且位在相對於滑動導環 (24) 的軸向外側，其作用在於使活塞 (16) 免於受到外來雜質的干擾；拭接環 (44) 則位在受驅動組件 (18) 的內面，其亦有阻擋外界雜質的作用。

修改前的權利要求

系爭專利原來未修改的權利要求1載明磁力耦合結構具有兩個密封環 (26)，分別設於圓柱管 (10) 的兩端；權利要求 4 依附權利要求 1 至 3 任一項，其加入數個滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上的條件限制；權利要求 8 依附權利要求 1 至 8 任一項，其加入受驅動組件 (18) 設有由可磁化 (magnetizable) 材料製成的套管 (30) 的條件限制。值得注意的是：權利要求 8 是多重依附項 (multiple dependent claim)，因此是不適當的依附項。

修改後的權利要求

申請過程中，系爭專利的發明人主動提出修改，其提交新的權利要求 (即專利核准時的權利要求 1) 來取代原來的權利要求 1、4 及 8。新的權利要求載明活塞 (16) 包含數個滑動導環 (24)，而且受驅動組件 (18) 設有由可磁化材料製成的套管 (30)。發明人另提出兩篇德國專利做為資訊揭露的內容，其中一篇提到由非可磁化 (non-magnetizable) 材料製成的套管以及兩個密封環 (26)，但沒有提到滑動導環 (24)。

被控侵權的 SMC 裝置

被控侵權的 SMC 裝置也是一種磁力耦合無軸桿圓柱管，但與系爭專利的權利要求 1 有兩點差異：
1) SMC 裝置的套管是由非可磁化的鋁合金製成。
2) 雖然 SMC 裝置設有兩個滑動導環，但其只使用單獨一個密封環。

因此，訴訟當事人均同意 SMC 裝置未構成字面上的侵權。

訴訟過程

雖然 SMC 裝置未構成字面上的侵權，但 MDC 於 1994 年判決 SMC 裝置構成均等論上的侵權*。然而，根據最高法院的判例 (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997))，PHE 法則是「DOE 在法律上的限制 (legal limitation on the doctrine of equivalents)」；換言之，DOE 的適用會受到 PHE 的限制。

*: 參見 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)：當系爭均等限制條件與權利要求的用語之間無實質上的差異 ("insubstantial" change) 時，專利權人可援用 DOE 法則做為侵權成立的基礎。最高法院解釋道：「若被控產品 [的構成元件] 以大致相同的方式 (way) 執行大致相同的功能 (function) 而獲致相同的結果 (result) [“function/way/result 準則”]，則專利權人可以援用均等論來阻卻被控產品的製造者。」

如前述，CAFC 於 2000 年做出的 en banc 判決中，認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性有關，因而被完全禁止援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。CAFC 認為：當修改權利要求而造成關於某元件的 PHE 時，該修改元件不具有任何可以主張的均等元件，亦即不得援用 DOE 來主張該元件的均等元件，此即所謂的「完全禁止 (complete bar)」。

如前述，最高法院於 2002 年做成的判決撤銷 CAFC 的上述判決，推翻了 complete bar 的見解，其強調必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 來判斷 DOE 的適用範圍。最高法院認為，權利要求是用文字界定發明保護的範圍，權利要求修改前與修改後的內容都受到文字上的限制 (而這正是發展出 DOE 法則的緣由)，因此沒有理由讓我們相信，修改後的權利要求範圍擺脫了文字描述的限制而更為明確；因此，修改後的權利要求應仍能在某些條件下容許援用 DOE 法則。

確切而言，當權利要求的範圍經過限縮之後，專利權人可以援用 DOE 的權利會受到限制；flexible bar 的特點在於最高法院所提出的三種例外情況；若符合三種例外情況之一，則可解除 PHE 對於系爭均等元件援用 DOE 的限制。三種例外狀況如下：
1) 專利申請當時無法預見系爭均等元件；
2) 權利要求的修改理由只與系爭均等元件略微相關 (tangential relation)；以及
3) 其它意指無法合理地預期專利權人得以載明系爭均等元件的理由。

MDC 針對 foreseeability 的議題進行重審後，其認定 SMC 被控侵權產品所使用的鋁質套管和單獨一個密封環均是可預見的均等元件，因而判定 Festo 未能根據前述第一種例外情況來解除 PHE 的限制。此外，Festo 也未能成功地證明系爭均等元件符合前述第二種和第三種例外情況。因此，SMC 未構成均等論上的侵權。

關於被控侵權產品所使用的鋁質套管，Festo 根據專利說明書宣稱權利要求所記載的套管具有防止磁場外洩的功效；雖然鋁在申請專利當時是技術人士所熟知的金屬材料，但相關領域的技術人士在修改權利要求的當時不知鋁具有前述功效，據此，Festo 辯稱鋁質套管是不可預見的均等元件。Festo 認為，在判斷一個均等元件在修改權利要求的當時是否是可預見的均等元件時，必須依照 function/way/result 準則進行判斷；若在修改權利要求的當時，相關領域的技術人士不知符合 function/way/result 準則的系爭均等元件，則表示系爭均等元件屬於不可預見的均等元件。

然而，CAFC 不同意 Festo 的上述論點，其認為可預見性的判斷不需要採用 function/way/result 準則或無實質差異準則 (insubstantial differences test)。如前述，CAFC 認為：在權利要求修改之前的範圍所示現的相關技術領域裡，如果系爭替代元件已揭露於該技術領域，則系爭替換元件即屬可預見的均等元件。

持不同意見的 Newman 法官認為，本案多數法官的見解明顯違反 CAFC 的判例，而且也違背最高法院針對理解申請專利過程中修改權利要求引發的禁反言問題所提出的指導原則。Newman 法官更批評：由於 CAFC 所提出的新法則剝奪了經過修改的權利要求援用均等論的機會，因此「CAFC 今日的判決已進一步地破壞均等論的剩餘價值」。

KSR v. TELEFLEX：CAFC 以狹隘刻板的方式探討顯而易知性的法律問題

2007-05-13T22:30:00.000+08:00

先前的《顯而易知性的判斷原則受到質疑》一文已簡單介紹過 KSR v. Teleflex 乙案的背景。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為：若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則不得將專利標的認定為顯而易知的發明；此見解源自 CAFC 所採用的 TSM 準則 ("TSM test")**。最高法院在本案判決文中「柔性駁斥」這個法則——最高法院並未抹煞 TSM test 所提供的深刻見解，但強調必須遵循專利法第 103 條及其判例所提供的廣泛且具彈性運用空間的規範，而非以狹隘刻板的方式來判斷顯而易知性 ("The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court's precedents.")。

**根據 CAFC 的判例，在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時，先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) 等證據，以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。動機的來源有三：[1] 發明所欲解決的問題特性；[2] 先前技術的教示內容；以及 [3] 具有相關領域一般技藝之人士的知識。相關細節請參照《先前技術核駁的答辯》。

Teleflex 的專利 (US 6,237,565 B1, "Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control") (’565 專利) 是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構。此種踏板結構用於車輛的油門踏板，其主要技術特點在於：踏板的位置可以調整，踏板結構的其中一個樞軸點固定不動，而且有一個電子踏板感應器連接於該樞軸點上，其以電子訊號控制油門的開啟程度。雖然沒有單獨一篇文獻記載完全相同的結構，但有若干美國專利分別記載了 ’565 專利的部分技術特徵。確切而言，電子感應器與可調式踏板結構均屬習知技術，將電子感應器連接到踏板結構上也是習知技術。

最高法院做成 KSR 乙案的判決之後，美國專利商標局 (USPTO) 在發佈相應的正式指導原則之前，已完成備忘錄，有以下四個要點值得注意：
1) 美國最高法院重申 Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的四個原則。
2) 最高法院並未完全否定運用 TSM test 來分析顯而易知性。
3) 最高法院拒絕以狹隘 (不靈活；沒有彈性) 的方式運用 TSM test。
4) 103(a) 核駁必須以「明顯的理由 (apparent reason)」為依據。

以下我試圖以簡單的邏輯分析來解釋 CAFC 為何是以狹隘刻板的方式運用 TSM test。

存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則專利權項所保護的專利標的是為顯而易知的發明。儘管有其他方式可以證明某一個專利標的是顯而易見的發明，前述條件語句是 TSM test 的基本原則。

「存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的『教示、聯想或動機』等證據」(簡稱「滿足 TSM test」)：P
「專利標的是顯而易知的發明」：Q
若P，則Q。(P --> Q)

CAFC 錯用 TSM test 的關鍵在於：
若且唯若滿足 TSM test ("P")，則專利標的是顯而易知的發明("Q")。
If and only if P, then Q. (i.e., P <--> Q)

P<-->Q == P --> Q and Q --> P == ~P --> ~Q (若不滿足 TSM test，則專利標的不是顯而易知的發明。)

會產生這樣的謬誤 (~P --> ~Q)—亦即 CAFC 以狹隘刻板的方式運用 TSM test，問題就是出在 "if and only if P" 這個不當的前提。

最高法院認同：若滿足 TSM test ("P")，則專利標的是顯而易知的發明 ("Q")。 If P, then Q. (P --> Q)
如此一來，就不會有 ~P --> ~Q 的謬誤。換言之，不滿足 TSM test 不代表專利標的不是顯而易知的發明。例如，目前審查員檢索的先前技術文獻有限 (最高法院："In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends.")，像「市場需求 (demands in marketplace)」這一類的動機無法確實掌握，以致在套用 TSM test 時，無法論證專利標的是顯而易知的發明。從 KSR 判決看來，關於「習知元件的組合 ("combination of old elements")」這一類的發明，獲准專利的機率將會降低，因為「顯而易知的嘗試 ("obvious to try")」可以是 103 rejection 的理由之一。然而值得注意的是：在 In re O'Farrell 判例中提到："It is true that this court and its predecessors have repeatedly emphasized that 'obvious to try' is not the standard under § 103." In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988)。雖然 CAFC 明白認定 "obvious to try" 不是專利法第 103 條的適用標準，但 CAFC 卻也提醒："Any invention that would in fact have been obvious under § 103 would also have been, in a sense, obvious to try. The question is: when is an invention that was obvious to try nevertheless nonobvious?"；換言之，雖然 "obvious to try" 不是「某項發明是顯而易知」的充分條件，但顯而易知的發明經常有 "obvious to try" 的屬性 (亦即 "obvious to try" 可能是顯而易知性的必要條件)。然而，最高法院在 KSR 的判決內容裡卻明白指出：CAFC 的錯誤在於其認為「不得僅以顯而易知的嘗試為由來證明習知元件的組合係屬顯而易知」 ("[T]he court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.")；最高法院另指出「顯而易知的嘗試」或許可以證明專利標的是顯而易知的發明 ("[T]he fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under § 103" (emphasis added))。由此可見，最高法院認可僅以「顯而易知的嘗試」為由來證明顯而易知性 (這樣就展現了 103 核駁理由的彈性？)。

其實，最高法院的見解不必然和 CAFC 的見解有「不可解的衝突」，因為在 TSM test 的原則之下還需考慮先前技術的結合是否會成功 ("Obviousness does not require absolute predictability of success.")，而且判斷是否會成功的標準不是絕對的程度而是合理的預期會成功。依此原則，在顯而易知的嘗試伴隨合理的預期會成功的條件下，顯而易知性得以成立。或許，CAFC 只是在 KSR 這件案子裡沒有遵循自己的判例並正確地運用 TSM test 而被最高法院認定「判斷錯誤」；也許「狹隘刻板」有時更符合公平正義的原則。無論如何，最高法院顯然在 "obvious to try" 這個核駁理由上賦予更大的彈性運用空間；因此，可以預見的是諸如「設計上的需求 (design need)」、「要求解決特定技術問題的市場壓力 (market pressure to solve a problem)」、「熟習相關技術之人士所知的有限選擇 (known options within his or her technical grasp)」、「常識 (common sense)」等字眼都可能會出現在專利審查意見書 (Office action) 裡。

此外，最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論，其斷然拒絕刻板的防制規範，因為這樣的規範妨礙了運用常識的機會，而且不符合最高法院的判例、顯得沒有必要 ("Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Court's case law.")。

總之，最高法院認為 TSM test 提供了有助於判斷顯而易知性的深刻見解 (helpful insight)，但同時又斬釘截鐵地反對以「狹隘刻板」的方式運用此準則，並強調必須依照最高法院的判例 (尤其是 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1) 以及專利法第 103 條的規定，採取一種廣泛而變通的方式來判斷顯而易知性。如此一來，在顯而易知性的判斷以及主張權利要求無效 (invalidation) 等兩方面勢必造成影響；專利獲准的機率應會相對降低，以不符專利法第 103 條為理由而使權利要求無效的可能性則相對升高。

如何判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability？

2007-02-19T18:11:00.000+08:00

表面上不具專利性的論點 (Prima Facie Case of Unpatentability) 有兩種樣態：表面上預知的論點 (Prima Facie Case of Anticipation) 與表面上顯而易見的論點 (Prima Facie Case of Obviousness)。當申請人提出專利申請後，USPTO 有責任提出 Prima Facie Case of Unpatentability；否則應准予專利。若審查員成功建立表面上不具專利性的論點，則申請人必須針對審查員的論點提出反駁理由，藉以克服缺乏新穎性或不具非顯而易見性的核駁；在提出反駁理由時，可伴隨修改權利要求。另一方面，若審查員未能成功建立表面上不具專利性的論點，則申請人可針對此缺陷提出反駁。然而，申請人該如何針對office action 內容來判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability？

“[A] prima facie case of anticipation is established when the Examiner provides a single reference that teaches or enables each of the claimed elements (arranged as in the claim) expressly or inherently as interpreted by one of ordinary skill in the art.”

「當審查員 [1] 引用單獨一篇先前技術文獻時，若 [5] 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀，該篇文獻 [4] 明確地 [2] 教示或 [4] 其固有 [3] 權利要求所載各項元件 (具相同配置方式)，則該審查員已建立表面上預知的論點。」

確切而言，若要成功建立表面上預知的論點，審查員必須提出符合下列全部要件的核駁理由：
1) a single reference –– 單獨一篇先前技術文獻(在特殊情況下，可以引用兩篇或兩篇以上的文獻)
2) that teaches or enables –– 前述先前技術文獻有揭露／教示
3) each of the claimed elements (arranged as in the claim) –– 權利要求所載各元件
4) expressly or inherently –– 明確地或其固有
5) as interpreted by one of ordinary skill in the art –– 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀。

當審查員所提出的缺乏新穎性的核駁理由 (亦即「102 核駁」) 不符合以上所列的任一要件時，申請人即可判斷其未成功建立表面上預知的論點。

若要成功建立表面上顯而易見的論點，Office action 的相關內容必須滿足三項基本條件：
1) 審查員所引用的先前技術文獻本身或熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的知識有教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改，或結合先前技術文獻的教示內容；
2) 前述修改或結合必須伴隨合理地預期會成功 (reasonable expectation of success)；以及
3) 兩篇或兩篇以上的先前技術文獻必須教示或建議權利要求的所有限制條件。

此外，教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改，或結合先前技術文獻的教示內容以及合理地預期會成功等兩項條件，必須以先前技術文獻為依據而不可源自申請人所揭露的發明內容，否則正是審查員的後見之明 (hindsight)。

當審查員所提出的不具非顯而易見性的核駁理由 (亦即「103 核駁」) 不符合以上所列的任一條件時，申請人即可判斷其未成功建立表面上顯而易見的論點。

參考文獻：
Irah H. Donner, Patent Prosecution (BNA, 1997)
M.P.E.P. 2142 (2006)

IBM 致力於推動專利改革

2007-02-16T09:13:00.000+08:00

News source: San Antonio Express-News (Texas).

美國專利數量最多的公司—IBM—正在開發線上「發明人論壇」，目的是要提升專利品質。IBM 的專利律師 Marian Underweiser 表示，「發明人論壇」預計在數月後開始運作，此論壇將會著重於建立一種線上社群，讓中小企業與發明人可以分享理念想法並共同致力於改善專利體系。

IBM 擁有全球超過 4 萬件的專利，其將專利視為企業營運的重要核心之一，並透過授權創造出每年 10 億美元的營收。目前 IBM 正與 USPTO 合作，利用社群重新檢視 (community-based review) 獲准的專利來協助提升專利的品質。

大量成長的專利申請案件量、USPTO 的積案、取得專利的時間冗長、判定專利歸屬 (發明優先) 花費浩大，以及專利侵權訴訟案件持續增加等問題，迫使美國當局進行專利改革。為了持續推動改革，成員包括 Cisco Systems、Intel、Dell、Apple 及 Microsoft 等知名企業在內的專利公平性聯盟 (Coalition for Patent Fairness) 正計畫於今年再度針對專利改革的議題向美國國會進行遊說。

專利公平性聯盟希望美國國會能設法減少濫用專利侵權訴訟的情況，並建立新的程序來重新檢視專利；該聯盟同時也希望國會能檢討目前的審判地法規 (venue rules)，以期新的法規可以防止律師選擇對己較有利的法院起訴，亦即避免挑選法院 (forum shopping) 的行為。舉例來說，東德州地方法院 (the Exastern District of Texas) 已成為專利權人偏好提出專利侵權訴訟的審判法院。

除了專利侵權訴訟案的數量增加以外，USPTO 目前有很沈重的積案壓力；一件專利申請案大約需要花費 30 個月的時間才能完成審查—核准或是核駁。

PCT 國際申請案：WIPO 2006 年報告

2007-02-11T12:05:00.000+08:00

Source: Daniel Pruzin, International Applications Up 6.4 Percent In '06, Not as Much as '05, WIPO Reports (PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc., 2/8/2006)

國際知識財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 於 2 月 7 日提出報告，顯示依照專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 提申的國際專利申請案件量在 2006 年呈現溫和成長的趨勢。根據 WIPO 的報告，PCT 申請案在 2006 年達到 145,000 件的新高；相較於 2005 年成長 6.4%。不過，這個成長率低於 2005 年的成長率 9.4%。在 PCT 體系之下，提申國際專利申請案可以同時尋求任何一個指定 PCT 會員國或經濟體的專利保護。目前 PCT 共有 136 個簽約國，其提供標準化的專利提申文件的格式、國際檢索及初步審查報告，而且設有國際專利申請案公開的專責機構。然而，核准專利的相關程序仍須由個別國家的審查機關進行。WIPO 的副局長 Francis Gurry 特別提到，開發中國家--尤其是中國大陸和南韓--提申 PCT 申請案的數量呈現持續成長的態勢。2006 年，中國大陸的 PCT 申請量成長 57% (2005 年的成長率為 44%)，總數超過 3,900 件；南韓的 PCT 申請量提高約 27% (2005 年的成長率為 33.6%)，總數達到 5,935 件；日本的 PCT 申請量增加超過 8% (2005 年的成長率為 24.3%)，總數為 26,906 件。巴西和印度的 PCT 申請數量則在 2006 年呈現下滑。美國仍然是提申 PCT 申請案件量最多的國家，約佔全球提申數量的三分之一。2006 年，美國的 PCT 提申件數達 49,555 件，成長率為 6% (2005 年的成長率為 3.8%)。日本僅次於美國，佔全球提申數量的 18.5%；德國有 16,929 件，佔全球提申數量的 11.7%；韓國則佔 4.1%。現在南韓的排名已超前英法兩國，中國大陸則已超越瑞士和瑞典，其排名僅次於荷蘭而成為全球第八。基於產品的出口導向以及在國際上運用技術的需求，使得日本、中國大陸和韓國在 PCT 專利申請方面出現強勁的成長。根據 PCT，尋求兩個或兩個以上會員國專利保護的申請人，可以指定一個專利局做為國際檢索機構 (International Searching Authority, ISA)，並可指定申請人想要取得專利保護的國別。目前，ISA 包括歐洲專利局，以及澳洲、奧地利、加拿大、中國大陸、芬蘭、日本、俄羅斯、南韓、西班牙、瑞典及美國等國家的專利局。ISA 會透過檢索來判斷PCT申請案所請求保護的發明的專利性。若檢索報告指出發明具有專利性，則申請人可以在其指定的國家繼續進行申請專利的程序，以取得個別國家的專利。2004、2005 和 2006 年的 PCT 申請案件量最多的前五名公司均相同，排名如下：Dutch multinational Philips Electronics N.V. (超過 2,500 件)、日本松下 (Matsushita) 2,344 件、德國西門子 1,480 件、芬蘭 Nokia 1,036 件、德國 Bosch 962 件。PCT 申請案的前三名美國公司是：3M (727 件)、Intel (690 件)、Motorala (637 件)。華為 (575 件) 和中興通訊 (ZTE Corporation) 是 PCT 申請案數量領先的中國大陸公司。在韓國部分，領先的公司包括：LG Electronics (567 件)、Samsung Electronics (505 件) 以及 LG Chem (262 件)。WIPO 的報告另指出，直接向 WIPO 提申的國際申請案件量於 2006 年提高 3.3%，這個件數約佔所有 PCT 申請案件量的 5.6%。由此可知，雖然直接向 WIPO 提申的案件量有所增加，大部分的 PCT 申請案仍是透過國家專利局提出申請。