專利佈局：以終為始

申請美國專利的準備工作階段稱作專利準備過程 (Patent Preparation)；提出申請到案件結束 (獲准專利、因遭到核駁而放棄申請，或自行放棄申請等) 的階段稱作專利答辯過程 (Patent Prosecution)。不論是 Patent Preparation 或 Patent Prosecution，專利權項 (patent claim) 通常會經過多次修改、新增或刪除。Patent claim 是界定專利權利範圍的主要依據，因此在準備申請美國專利及處理答辯時，必須特別留意 patent claim 的撰寫、修改、新增和刪除等工作，以便取得「較佳的」專利權項*1*。此外，專利獲准後，可能因進行其它程序而更動專利權項，例如：再審查 (Reexamination)、獲准後重審 ( Post-Grant Review or PGR)、重新核發專利 (Reissue) 等。

根據美國專利法的規定*2*，專利說明書必須包含一項或多項專利權項作為總結。儘管如此，這是否表示在準備專利說明書時*3*，一定要從發明背景開始進行寫作，而後撰寫發明概要、圖式簡要說明、發明實施例詳細說明等章節，最後再擬定專利權項？ 首先，我們來探討這種製作專利說明書的方式有何缺點。

若先撰寫發明的相關說明，最後再寫專利權項，那麼撰寫者必須採用歸納法，從發明概念和各種不同的實施例 (embodiment) 總結出一個或數個發明的核心技術特徵，亦即構成發明的必要元件和各元件之間的關係，以作為撰寫專利權項的基礎。然而，要從幾個實施例當中歸納出共同的技術特點，並以統稱方式來命名必要元件 (generic naming)，實非易事。此外，這種歸納撰寫法容易導致「有揭露但沒主張 (disclose but not claim)」的情況，亦即專利說明書裡描述的某些發明技術特點沒有被至少一個專利權項涵蓋；這樣的「失誤」可能會不經意地將不在權利範圍內的發明技術貢獻給社會。雖然這種情況可以透過提申延續案 (continuing application) (母案與子案同時處於申請狀態) 或提申重新核發專利 (application for reissue)*4* 予以彌補，但會增加專利申請操作上的困難和複雜度。另外一個缺點在於：專利說明書通常會經歷數次改稿，因此會有「牽一髮動全身」這種幾乎無可避免的情況；試問，「因修改專利權項而必須相應修改圖式及發明的說明內容」與「因修改發明的說明內容而必須相應修改圖式及專利權項」兩者哪一個比較繁瑣難行？依照經驗，後者在操作上比較困難。由此可知，依照專利說明書各部分的編排順序而從頭寫到尾，似乎不是好的方式。

以最佳實務來說，準備專利說明書時，應先撰寫專利權項並繪製各權項所對應的一個或多個必要圖式；專利權項定稿後，再以演繹的方式展開並詳細說明專利權項所載所有必要元件及其相互關聯。這種操作方式至少有下列好處：

(1) 避免發生前面提到「有揭露但沒主張」的狀況；

(2) 專利權項或圖式需要修改時，可以直接針對專利說明書中的相關段落進行修改，操作複雜度較低；
(3) 以終為始的撰稿方式有利於針對較具市場價值的專利權項進行佈局；
(4) 專利權項所載技術特點比較容易得到發明詳細說明的充分支持。

總之，專利說明書撰稿人應先提供專利權項的初稿，待專利權項和圖式定稿後，再著手撰寫專利說明書的其它段落；這種以終為始的撰稿方式有助於以較快的速度取得較高品質的專利說明書。 

*1*：較佳的專利權項至少有以下幾個特徵：(1) 專利標的屬於適格的標的 (statutory subject matter) (美國專利法第 101 條)；(2) 專利說明書及必要圖式可以充分支持專利權項所載技術內容 (美國專利法第 112 條及第 113 條)；(3) 內容大致上沒有不明確的敘述 (美國專利法第 112 條)；以及 (4) 範圍廣泛但不涵蓋先前技術。

*2*：35 U.S.C. 112, 2nd Para.: "The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention."

*3*：一般來說，專利說明書的內容需符合三個要件：發明的書面文字說明 (written description)、讓熟習相關技藝者能實施致用 (enablement)，以及描述發明的最佳實施方式 (best mode)。

*4*：若專利權利範圍擴大，必須在專利核准日起算兩年內進行。