20080426

專利耗盡法則

Mehdi Ansari, 22 Berkeley Tech. L.J. 137, 139-140 (2007).

專利權人擁有排除他人製造、使用、銷售 (包括要約銷售) 其已取得專利保護的發明,但此排他權會受到專利耗盡法則 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。美國專利法第154條 (35 U.S.C. § 154) 明訂專利權人的排他權利,並規定專利權人得將其權利授予第三人。根據專利耗盡法則,受到專利保護的產品 (「專利產品」) 的購買者不須得到專利權人的同意即能使用和銷售該項專利產品;因此,對專利權人而言,專利耗盡法則是一種限制。此種限制是合理的,因為專利權人在銷售專利產品以獲取所欲取得的報償時,即已放棄該項產品的控制權。購買者為購買專利產品而支付代價,因此應有與其他物品的擁有者同樣的權利,亦即使用和重新銷售的權利。

Adams v. Burke 訟案是專利耗盡法則的起源。在 Adams 訟案中,美國最高法院裁定:當專利權人售出一項產品,且該項產品只具有使用的價值時,「他即已獲得該項使用的代價,並捨棄限制該項使用的權利。此項產品 … 不受壟斷的限制」。其後,在 Keeler v. Standard Folding-Bed Co. 訟案中,美國最高法院裁定:根據 Adams 判例,專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品,因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異。

專利耗盡法則也適用於專利權受讓人 (licensee) 的銷售行為。在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc. 訟案中,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁定:「存在已久的專利耗盡法則同樣適用於專利權受讓人依照授權合約製造並銷售的專利產品」。根據專利耗盡法則,經過授權銷售專利產品時,不論銷售者是專利權人或是專利權受讓人,此項銷售即已使專利產品脫離專利的控制,而且專利權人對於該項產品所擁有的權利亦不復存在。


專利耗盡法則只適用於無條件型銷售 (unconditional sale)。在銷售合約中,在不違反法律或政策的前提下,當事人可任意納入條件。若一項合約包含了可依法主張的條件,則在專利權人得維持特定權利的情況下,這些權利沒有耗盡的情事。根據 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 訟案,「專利耗盡法則不會使條件型銷售轉變為無條件型銷售」。根據法律上的推定:當專利權人所銷售的專利產品受到某種條件限制時,她只得到受限使用 (restricted use) 的對等報償;購買者只能在不違反限制條件的前提下使用該項產品。然而,不存在這種限制條件時,專利耗盡將是預設法則 (
default rule)。

7 則留言:

  1. 匿名4/29/2008

    請問..
    LG與廣達的案子呢?
    廣達主張的權利耗盡原則有被接受嗎?

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  2. 聯邦地院認為,除了美國專利第 5,892,509 號 (發明是關於具有特定影片分享功能的網路電腦) 之外,LGE 的所有系爭裝置權項 (system claim) 的權利均已耗盡;然而,方法權項的權利沒有耗盡。

    CAFC 認為,本案所牽涉到的是附帶條件的專利授權或銷售行為 (conditional sale or license),因此 LGE 的所有系爭裝置權項的權利沒有耗盡,並據此推翻了地院關於裝置權項的認定。另一方面,CAFC 則認同地院關於方法權項的認定,亦即方法權項的權利沒有耗盡。

    針對 CAFC 的判決,廣達等公司向美國最高法院提出上訴,該院已同意審理這個案子,請見 Quanta Computer v. LG Elecs., 2007 U.S. LEXIS 9068 (U.S., Sept. 25, 2007)。由於最高法院還沒做出判決,法院是否接受廣達基於權利耗盡原則的抗辯主張,仍有待判決結果才能得知。

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  3. 匿名6/11/2008

    Supreme Court limits multiple royalties in LG patent suit against Intel clients (06/10/2008)

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  4. 匿名6/30/2008

    據華爾街日報(WSJ)報導,有關樂金電子(LG Electronics)和廣達(Quanta)的電腦晶片組專利授權訴訟,美國最高法院判定廣達勝訴,推翻了2006年7月上訴法院對樂金有利的判決,這也意味著專利廠商以往對第3方使用的諸多限制,將被迫鬆綁。
    http://www.digitimes.com.tw/n/article.asp?id=0000094454_A8M5Y63IDK65GAQ3WLV8Y

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  5. No.
    最高法院僅針對LG與Intel之間的契約來認定專利權已然耗盡。對第三方廠商的限制還是有可能發生,只是比較困難。

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  6. 前輩您好
    我想請問一下專利耗盡的時間點
    就是說,像在LG&Quanta的案子中
    如果彼此有關於銷售的授權契約
    那是不是在授權的同時,可以算是權利已經耗盡了?

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  7. Hi Annabel,

    若致使專利權利耗盡的條件成立(e.g., "substantially embodying"),則在授權銷售的契約生效時,相關專利權利(「排他權」)即耗盡。

    以上僅供參考,不應視為法律意見。

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