專利申請公眾告知的缺失

Michael Risch, 21 Harv. J. Law & Tec 179 (2007)

發明通常很難用文字來形容，而且專利經常包含摻有法律意義的技術內容，使得專利權利要求或專利權項 (patent claim) 比其它法律文件更加難以解讀。儘管已有複雜的解讀規範，專利法仍未能達成其中一項基本任務：以一種符合一致性和可預測的方式，讓有興趣的人能夠瞭解專利的範圍。

Michael Risch 主張廢棄在專利審查過程中 (patent prosecution) 採取「最寬廣的合理意義 (broadest reasonable construction)」法則來解讀專利權項，讓仰賴專利的人能夠獲得更為確定的權利範圍解讀結果。Michael Risch 表示，在專利申請過程中，專利權項的解讀應依照專利訴訟所採用的相同法則進行；同時，專利審查員可利用其它方法來提高專利權項意義的明確性。目前，不同的法律處理階段是採用不同的法則來解讀專利。在專利申請過程中，美國專利商標局 (USPTO) 的專利審查員是以「最寬廣的合理意義」來解讀專利權項。然而，在訴訟當中，法院是以具有發明所屬技術領域之一般技藝人士 (person having ordinary skill in the art, "PHOSITA") 的角度來解讀專利權項的範圍。值得注意的是，雖然專利申請人與專利審查員擁有最充分的資源來界定專利權項的範圍，但她們都沒有動機去設法提高專利權項意義的確定性。確切來說，專利申請人反而有動機使專利權項保有模糊的範圍，因為模糊性可為往後的爭議取得更大的爭辯空間。專利審查員的動機在於核准有效的專利；專利審查員所要處理的問題是專利權項所界定的發明是否具有專利性，因此，當專利權項具有專利性時，他們沒有動機去進一步釐清範圍模糊的專利權項。專利審查員知道，需要在訴訟當中解讀專利權項範圍時，法院會釐清所有關於權項範圍模糊的議題。此外，審查員也知道，法院不會要求她們為專利權項的解讀問題出庭作證。

在沒有誘因產生範圍明確的專利權項的情況下，採用「最寬廣的合理意義解讀法則」就是為了補償這樣的缺失。理論上，採用這種法則可以透過以下三種方式創造出提供公眾告知 (public notice) 的誘因：1) 藉著反覆修改專利權項來釐清請求保護的範圍，並藉此形成公開資料；2) 鼓勵專利申請人，在提出專利申請時就以更精確的方式撰寫專利權項；以及 3) 在專利審查過程中設定專利權項的範圍，使得在侵權訴訟中重新解讀的專利權項範圍比較不會以不公平的方式涵蓋潛在的侵權產品或方法。Michael Risch 將前述三種能夠提高明確性的方式稱作提升公眾告知功能的「方法 (method)」。雖然最寬廣的合理意義解讀法則有時能達到預期的效果，但在理論或實務上都有可能會失效。確切來說，在審查過程中，範圍模糊的專利權項不一定會被核駁；專利申請人或許沒有足夠的誘因撰寫範圍清楚明確的專利權項；USPTO 可能無法定出適當的專利權項範圍，因為法院解讀的範圍經常比 USPTO 所解讀的範圍要來得廣。最寬廣的合理意義解讀法則確實是弊大於利，潛在的競爭者會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害且無法補救；當這種法則容許法院以違背專利權人對其專利的理解來解讀範圍不明確的專利權項時，甚至連專利權人也可能會因此而蒙受損失。

Michael Risch 認為，專利審查員應該援用與法院所採相同的原則來解讀專利權項，亦即以 PHOSITA 的角度來解讀專利權項的範圍，如此就能提高專利權項範圍的確定性；Michael Risch 將此處理法則稱作「PHOSITA 法則」。這種改變的代價不高；雖然審查員可以很容易地在專利說明書和圖式所設定的背景裡研讀專利權項的內容，但目前的法規要求審查員必須採用最寬廣的合理意義解讀法則來解釋專利權項。此外，專利審查和訴訟過程可以進行調整，以彌補因廢棄最寬廣的合理意義解讀法則而造成的空缺；確切來說，Michael Risch 主張進行下列變革：1) 專利審查員應更加審慎地核駁未受專利說明書支持的專利權項；2) 專利審查員應要求專利申請人提供放棄聲明 (disclaimer) 或字詞的定義，以釐清範圍模糊不清的專利權項；以及 3) 專利審查員應有更大的權限來核駁涵蓋顯而易見發明的專利權項，藉以限制專利權項的範圍。